DIMT.IT - baldi

  • Anno III – Numero 2 – Aprile/Giugno 2013

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    Con contributi di

    Alberto Gambino, Filippo Vari, Valeria Falce

    e di

    Alessio Baldi, Francesco Minazzi, Gilberto Nava, Davide Mula, Giulio Pascali, Eugenio Prosperetti e M. Morena Ragone

    Sommario

    Cultura, industria e proprietà intellettuale

    Creatività e contenuti in rete di Alberto M. Gambino

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    La tutela ultramerceologica del marchio di rinomanza. Nota alla sentenza della Corte di cassazione n. 13090, 27 maggio 2013 di Alessio Baldi

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    La circolazione dei contenuti mediante link ad opere protette tra diritto d’autore, responsabilità del prestatore e concorrenza di Eugenio Prosperetti

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     Mercato, concorrenza e regolazione

    Aiuti di Stato e concorrenza sleale di Valeria Falce

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    Biotecnologie, ogm e vita

    Il finanziamento della ricerca da parte dell’Unione europea e il diritto alla vita: nuove prospettive alla luce della sentenza Brüstle della Corte di giustizia? di Filippo Vari

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    Comunicazioni elettroniche, audiovisivo e garanzie

    La dicotomia tra trasparenza e dati aperti di M. Morena Ragone e Francesco Minazzi

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    Prime osservazioni sulle tematiche regolamentari e comunitarie relative alla separazione della rete di accesso di Telecom Italia  di Gilberto Nava

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    Diritti della persona e responsabilità in rete

    Responsabilità del motore di ricerca nel caso About Elly: fraintendimenti informatici a base di un’ordinanza (revocata) dal contenuto anomalo. di Davide Mula

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    Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo Spam. Ricognizione della delibera n.330/2013 del Garante Privacy  di Giulio Pascali

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  • Birra Duff lecita solo in tv: migliaia di bottiglie sequestrate ad una società italiana

    di Alessio Baldi Non importa essere appassionati di birra per conoscere la mitica - o per dirlo in altri termini, “notoria” - birra “Duff”. La sola menzione riporta il pensiero dei più alla sit-com animata statunitense forse più conosciuta di tutti i tempi: I Simpson. Un richiamo alla birra Duffè presente in quasi ogni puntata. Alcuni episodi sono interamente dedicati ad essa e la caratterizzazione di molti personaggi ruota attorno a questo segno: dal protagonista principale, Homer Simpson, fino al a Duffman -l'uomo Duff, personaggio secondario, vero e proprio testimonial nel cartone animato della medesima bevanda. Dalla finzione alla realtà il passo è stato però brevissimo per coloro che hanno ben pensato di depositare il marchio Duff per le più svariate classi merceologiche (la maggior parte si sono interessati a farlo per abbigliamento e bevande). L'esempio italiano è uno tra i più significativi. Si pensi che le registrazioni risalgono addirittura all'anno 2000, ed alcune proprio per la classe 32 (dunque per birra e altri preparati o bevande). A livello Comunitario, in alcuni casi si è addirittura visto aziende produttrici di birra distinguersi con denominazioni sociali volte a richiamare il marchio. Che ciò sia stato fatto per sfruttarne la notorietà o meno, in questa sede può essere solo ipotizzato. Ciò che risulta certo è invece che in tempi relativamente recenti - gennaio del 2010 - tedesca Duff Beer UG si sia opposta alla registrazione del medesimo marchio “Duff”da parte della Duff beverage GmbH, contestandone il rischio di confusione. A fronte di questo panorama si pone poi un ulteriore e principale soggetto, perfettamente in stile con quanto si dice “tra i due litiganti il terzo gode”. Volontariamente o meno, infatti, le aziende teutoniche appena richiamate, prima di procedere alle loro richieste di registrazioni, non hanno fatto i conti con la 20th Century Fox, legittima titolare della privativa in questione, a livello comunitario quantomeno dal 1999. In particolare e alla luce di questa anteriorità, la Duff beer UG, il 12 dicembre 2011, si è vista rifiutare la domanda di registrazione del marchio da parte dell'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno – procedimento R 0456/2011-4). A ciò la società tedesca ha reagito senza darsi per vinta, contestando l'assenza di un reale commercio, quantomeno sul territorio europeo, di una birra riproducente il segno distintivo “Duff”, salvo quello condotto dalla medesima. Almeno parzialmente a favore di detta linea “difensiva”, per quel che giuridicamente può significare,  lo stesso creatore dei Simpson, Matt Groening, ha in passato affermato di ritenersi contrario alla produzione di una bevanda alcoolica denominata Duff, proprio per non incoraggiare i ragazzi, più in generale i giovani – essendo il principale pubblico di riferimento della sit-comanimata - a bere. Sulla base di queste deduzioni e dunque del fatto che non avrebbe alcun senso logico-giuridico la registrazione di un marchio – sotto la classe 32 – relativamente ad una birra di pura fantasia, la Duff beer UG ha fatto ricorso al Tribunale Europeo per chiedere l'annullamento del richiamato provvedimento sfavorevole del 12 dicembre 2011 dell'UAMI (cfr. Causa T-87/12). Ricorso che non ha comunque sortito gli effetti sperati, piuttosto ha consolidato la posizione di forza sul marchio “Duff”, della 20th Century Fox. Dimostrazione di ciò si è avuta molto recentemente. E questi ultimi fatti hanno riguardato proprio attività imprenditoriali del nostro “bel paese”. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia che anche l'Autorità giudiziaria italiana ha seguito l'argomento “Duff”. Sotto un piano diverso però, quello penale e non sotto il profilo civilistico/amministrativo sopra rammentato. Il PM Raffaele Guariniello è stato informato dal Nucleo della Polizia Tributaria di Verona, della notizia che venivano commercializzate in Italia birre riproducenti un marchio molto simile al più noto “Duff”. È stato così disposto il sequestro di migliaia di lattine e bottiglie di birra importate (dalla Germania pare!) da parte di una società italiana. La società nostrana è perciò attualmente indagata per la “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”. Più esattamente, per aver posto in circolazione bevande con nomi, marchi o altri segni distintivi capaci di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;  reato di cui all'art. 517 c.p.. Da ciò è lecito dedurre che il PM non ha dunque ravvisato gli estremi per l'applicazione della fattispecie – trattandosi di mera importazione, quantomeno - di cui all'articolo 474 c.p., diretta a punire “chiunque introduce [o detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione] nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati”. Ciò, soprattutto alla luce di quanto espresso proprio dallo stesso articolo 517 c.p. e cioè che un soggetto è punibile per aver commesso detto reato solo “se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge”. 13 novembre 2013
  • La tutela ultramerceologica del marchio di rinomanza. Nota alla sentenza della Corte di cassazione n. 13090, 27 maggio 2013

    di Alessio Baldi Nota alla sentenza della Corte di cassazione n. 13090, 27 maggio 2013 (LEGGI LA SENTENZA) Sommario
    1. Iter processuale
    2. Il D.lgs. n. 480/1992 di attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE, problemi di successione della legge nel tempo
    3. La tutela ultramerceologica e non, alla luce della Direttiva n. 89/104/CEE e del D.lgs. n. 480/1992
    4. Il marchio che gode di rinomanza e l’attuale articolo 20 lett. c) del Codice di Proprietà Industriale
    5. Conclusioni.

    1. Iter processuale.  

    La sentenza in commento ribadisce un orientamento giurisprudenziale che deve essere interpretato alla luce del particolare momento storico in cui i fatti di causa si sono svolti. Difatti, l’affermazione che “per i marchi celebri bisogna considerare il pericolo di confusione in cui il consumatore può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico”[1],risulta comprensibile se inserita in un contesto normativo come quello oggetto di causa, mentre potrebbe apparire scorretta se letta alla luce della disciplina attuale in materia di tutela ultramerceologica del marchio notorio. E’ opportuna una seppur sommaria ricostruzione dei fatti controversi. Oramai oltre un decennio fa, la nota casa di moda britannica J. Barbour & Sons Ltd (per brevità, Barbour) citava in giudizio due società italiane (rispettivamente, la titolare del segno ritenuto in violazione della privativa di parte attrice e la società licenziataria dello stesso) per contraffazione del proprio marchio, nonché per contestare una loro responsabilità ai sensi dell’articolo 2598 n. 1 e n. 2 del codice civile [2], domandando al contempo la dichiarazione di nullità del marchio concesso alla convenuta. La vertenza in questione, nonostante sia giunta soltanto adesso a definizione [3], ha ad oggetto registrazioni risalenti: al settembre del 1986 quella della Barbour ed al novembre del 1992 quella della convenuta società italiana, titolare di un marchio identico a quello di parte attrice. Il Tribunale di Firenze, partendo dall’assunto che il marchio della Barbour godesse già di notorietà al momento dei fatti oggetto di causa, ha riconosciuto che controparte stava sfruttando la forza evocativa del medesimo segno, attraverso la produzione di articoli corrispondenti a classi merceologiche (la 16 e la 18) diverse da quella coperta dal diritto di esclusiva della Barbour (la 25). [4] Il giudice di prime cure, ritenuto provato l’uso del marchio da parte delle convenute a partire dall’autunno del 1995, posta la notorietà del segno e la sussistenza di affinità tra le classi 25 e 18, ha perciò stabilito l’applicabilità dell’articolo 1 lett. b) e c) della Legge Marchi come modificata dal D.lgs. n. 480 del 1992, così accogliendo le domande di parte attrice circa la distruzione e l’inibitoria di quanto era stato contraffatto. Con la medesima decisione il Tribunale non ha accolto però né la domanda di risarcimento né quella di nullità del brevetto di controparte, in virtù della disciplina transitoria disposta dall’articolo 89 del D.lgs. n. 480 del 1992 [5]. La due società italiane hanno proposto appello contro questa sentenza contestando gravi profili di contraddittorietà della decisione del Tribunale fiorentino – da un lato la riconosciuta illegittimità dell’uso del segno oggetto di giudizio e dall’altro la contestuale dichiarazione di “non nullità” del medesimo (equivalente ad una dichiarazione di legittimità della privativa in sé considerata) – nonché lamentando l’assenza di affinità tra la classe 25 e la classe 18. Poiché tutte queste censure sono state respinte dalla Corte di Appello di Firenze, le due società italiane soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione di secondo grado, deducendo - in via preliminare – la carenza di motivazione in ordine alla notorietà del marchio, ed inoltre denunciando – nuovamente – i già citati profili di contraddittorietà della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha invece accolto un solo motivo di doglianza, presentato in via incidentale dalla Barbour per contestare la mancata dichiarazione di nullità del marchio di controparte, relativo al fatto che già prima della riforma del 1992 era riconosciuta, da parte della giurisprudenza, la protezione dei marchi notori in relazione a prodotti non affini.

    2. Il D.lgs. n. 480/1992 di attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE: problemi di successione della legge nel tempo

    2. Ai fini di una compiuta analisi di questa sentenza è doveroso, in primo luogo, analizzare brevemente le successive modifiche intervenute nella normativa richiamata dai giudici di Cassazione. Il marchio di titolarità della Barbour è stato concesso nel 1986, mentre la registrazione dell’altro identico, della convenuta, risale al novembre del 1992. Posto che il D.lgs. n. 480, emesso al fine di dare attuazione alla Prima Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre del 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Direttiva n. 89/104/CEE), è entrato in vigore a dicembre del 1992, la Corte di Cassazione ha correttamente definito per la sua non applicabilità al caso di specie. Tuttavia, considerando che al momento in cui si son svolti i fatti la Direttiva era già stata emanata, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il caso in esame era da decidersi tenendo conto di quanto in essa disposto. In altre parole, la Corte ha affermato che l’ordinamento previgente rispetto al D.lgs. n. 480 del 1992, deve essere interpretato in modo conforme alla direttiva n. 89/104/CEE, adottando per i marchi celebri “un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni”.[6]

    3. La tutela ultramerceologica, alla luce della Direttiva n. 89/104/CEE e del D.lgs. n. 480/1992

    Ciò premesso, non è possibile esimersi dal chiarire quali modifiche sono state apportate dalle normative appena citate. Partendo dalla prassi giurisprudenziale nazionale precedente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 480 del 1992, si nota che già allora alcune sentenze avevano riconosciuto la protezione dei marchi notori in relazione a prodotti non affini.[7] La tutela ultramerceologica del marchio celebre era riconosciuta dai giudici nazionali e spesso a condizioni non troppo dissimili da quelle di cui alla Direttiva n. 89/104/CEE (e dunque al D.lgs. n. 408 del 1992). Tuttavia, fino all’entrata in vigore della normativa comunitaria appena richiamata, il criterio fondamentale per riconoscere una più ampia protezione al marchio celebre consisteva nel “pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti, o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici fra le due imprese”.[8] Tale requisitodella tutela ultramerceologica del marchio celebre era stato, appunto, elaborato dalla giurisprudenza e non trovava riscontro positivo a livello nazionale o sovranazionale.[9] Con la nuova legge del 1992 è stato posto un discrimine tra marchi notori o meno, sia sotto il profilo della sussistenza del rischio di confusione sull’origine del prodotto, sia in merito all’ambito di applicabilità ai prodotti o servizi identici o affini piuttosto che a quelli non affini. In merito al “pericolo di confusione”, il legislatore non ha inserito tale elemento tra i requisiti dell’articolo 1 lett. c) del D.lgs. n. 480 del 1992 così da escluderne la sussistenza al fine di poter garantire ai marchi di rinomanza la tutela “allargata” ivi prevista. Al contrario tale requisito era stato invece inserito nella lett. b) del medesimo articolo, relativamente ai marchi non notori. [10]. Se il legislatore avesse voluto dichiarare necessaria la sussistenza del “rischio di confusione” anche per i marchi notori, non avrebbe certo esitato a legiferare sul punto come ha fatto per i “non notori” di cui alla lettera b), inserendo detto requisito nella norma in oggetto. Tale assenza ha dunque fatto presumere che la tutela ultramerceologica riconosciuta ai marchi notori fosse disposta a prescindere dalla sussistenza del pericolo di confusione per il consumatore.[11] Per quanto concerne l’ambito di applicabilità della tutela in esame, con l’articolo 1 lett. c) del D.lgs. n. 480 del 1992, è stato stabilito che “il titolare [di un marchio notorio] ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare […]”  c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio”. La norma ha quindi richiamato espressamente i “prodotti o servizi non affini”. Diversamente detta tutela è stata limitata a “prodotti o servizi identici o affini” per i marchi non notori. [12] Da ciò, è sorto il dubbio circa la possibilità di estendere anche ai prodotti o servizi “affini”, la tutela prevista dall’articolo 1 lett. c) a favore dei marchi notori per prodotti o servizi non affini. La dottrina è stata fin da subito (ed a ragion veduta, noti gli sviluppi normativi che sono poi intervenuti sul punto) chiara ad interpretare l’articolo 1 lett. c) nel punto in cui si riferisce solo ai “prodotti e servizi non affini”, nel senso di considerare sottintesa a tale statuizione, la volontà del legislatore di tutelare il marchio notorio anche nei confronti di prodotti o servizi affini a quelli corrispondenti alla registrazione della privativa. [13] Questa interpretazione è coerente con la volontà della Direttiva n. 89/104/CEE, di prevedere una c.d. “tutela allargata” del marchio notorio, anche per un suo uso non confusorio su prodotti affini a quelli per cui il segno è stato registrato [14]. Ciò, a condizione che l’utilizzo fattone sia idoneo a determinare un indebito vantaggio a favore dell’utilizzatore o quantomeno un pregiudizio alla notorietà o alla distintività del segno contraffatto. Il risultato normativo è stato il frutto della volontà, storicamente perseguita dal legislatore comunitario e poi di conseguenza da legislatori nazionali – di estendere l’ambito di protezione del marchio oltre il principio di specialità, così passando da una tutela collegata meramente alla funzione distintiva o d’origine ad una funzione pubblicitaria; il marchio è così venuto ad assumere un intrinseco valore quale “collettore di clientela”. [15]

    4. Il marchio che gode di rinomanza e l’articolo 20 lett. c) del Codice di Proprietà Industriale

    La Direttiva prima e il D.lgs. n.480 del 1992 poi, si sono posti come prototipi per l’articolo 20 lett. c) del Codice di Proprietà Industriale, che attualmente disciplina la tutela ultramerceologica per i marchi che godono di rinomanza [16]. L’articolo in questione, infatti, nello stabilire che “i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica […] c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”, statuisce proprio che la caratteristica fondamentale di tale tutela è quella di non essere minimamente condizionata dalla sussistenza o meno del rischio di confusione sull’origine né dalla presenza o assenza di affinità tra prodotti o servizi; ciò, purché tuttavia sussistano situazioni di agganciamento parassitario al marchio notorio oppure effetti pregiudizievoli per il medesimo segno [17]. Per quanto attiene alla estensione merceologica di detta tutela, la norma in esame ha eliminato qualsiasi dubbio circa la sua applicabilità ai casi di affinità o non affinità di prodotti o servizi. Aver espressamente introdotto nell’articolo 20 lett. c) la parola “anche” in riferimento ai prodotti e servizi non affini ha certamente chiarito che la protezione merceologica è estesa sia oltre sia nell’ambito della o delle classi per cui un marchio è registrato.

    5. Conclusioni

    In conclusione, in presenza di un marchio che gode di rinomanza, si deve soltanto considerare se l’identità o somiglianza dei segni distintivi posti a raffronto comporti o meno, anche in alternativa tra loro: 1) il pregiudizio all’immagine del marchio derivante da un indesiderato accostamento; 2) l’indebito e ingiustificato vantaggio conseguito parassitariamente dal contraffattore. [18] Dunque, la sentenza che ci occupa nel considerare il rischio di confusione come requisito necessario per il riconoscimento della tutela ultramerceologica dei marchi notori o di rinomanza, richiama – a ragione – la disciplina applicabile al caso di specie al momento in cui si è verificata la violazione oggetto di controversia, cioè nel particolare momento dopo l’emanazione della Direttiva ma prima del suo recepimento con il Decreto legislativo. Ed in tale ottica soltanto deve essere considerata.

    Note

    [*] Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista. [1] Così I. Nocera, Una tutela più ampia per i marchi celebri,Diritto & Giustizia, Giugno 2013. Per un inquadramento circa la tutela ultramerceologica dei marchi che godono di rinomanza, Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, quarta edizione, TORINO, 2012, P. 182. [2] Si riporta il testo integrale dell’articolo 2598 c.c. “atti di concorrenza sleale. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. [3] I giudici della Suprema Corte hanno cassato la sentenza impugnata, decidendo per il suo rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, affinché quest’ultima emetta una nuova decisione ridefinendo il merito della controversia. [4] La registrazione della convenuta ed anche i prodotti di fatto realizzati dalla stessa, ricadevano nelle classi 16 e 18 (cartolibreria, pelletteria, valigeria, etc.) a differenza di quanto tutelato con la registrazione della Barbour per la classe 25 (abbigliamento, scarpe e cappelleria). [5] Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13090 del 2013, che il Tribunale di Firenze ha ritenuto non accoglibile la domanda di nullità “ostandovi la norma transitoria dell’art. 89 D.lgs. 480/92 che, per i marchi concessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, rinviava alle norme precedenti, non contemplanti le ipotesi di nullità invocate dall’attrice”. [6] In tal senso la Corte di Cassazione ha così enunciato il principio di diritto (che la Corte di Appello di Firenze, quale giudice del rinvio dovrà tenere presente per la sua futura decisione nel merito della controversia): “la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta  […] con rinvio […] alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che dovrà valutare – dandone atto con adeguata motivazione - circa l’esistenza di un rapporto di affinità tra i prodotti cui si riferisce il marchio della Barbour Ltd e quelli cui si riferisce il marchio [di controparte] tenendo conto del principio di diritto […] che il giudizio di affinità di un prodotto rispetto ad altro, coperto da marchio notorio o rinomato, deve essere formulato, secondo il sistema previgente interpretato in modo conforme alla direttiva n. 89/104/CEE secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni”. [7] Si veda quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2060 del 1983: “i marchi celebri, pur esplicando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, specie quando si risolvono nel nome patronimico dell'imprenditore, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliersi una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l'uno o l'altro siano altamente specializzati”. [8] In tal senso, ibidem, Cass. 2060/1983: “la protezione del marchio celebre, da realizzare secondo una nozione di affinità più ampia che tenga conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti, o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici fra le due imprese, non ha luogo, né ove esiste una rilevante distanza merceologica fra il vecchio e il nuovo prodotto né qualora l'uno o l'altro prodotto siano altamente specializzati.” [9] Autorevole dottrina si era espressa a riguardo affermando che “nel vigore della vecchia legge un rischio di confusione non era esplicitamente contemplato come elemento costitutivo della fattispecie illecita, e tanto meno vi si parlava di una confondibilità sull’origine”, La nuova legge marchi,seconda edizione aggiornata con i d.lgs. nn. 198/96 e 447/99, A. VANZETTI, C. GALLI, MILANO, 2001, P. 27. In merito si veda anche la sentenza n. 2060 del 1999 con la quale si è pronunciata la Corte di Cassazione affermando che “Il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 480 del 1992, e così come da interpretarsi conformemente alla direttiva n. 89/104/Cee - secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni. In relazione ai marchi cosiddetti "celebri", infatti, deve accogliersi una nozione più ampia di "affinità" la quale tenga conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione”. [10] Si riporta integralmente il testo dell’articolo 20 del Codice di Proprietà Industriale: “diritti conferiti dalla registrazione. 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”. [11] In merito si veda, per tutte, “Adidas-Salomon del 23 ottobre 2003, pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nel procedimento C-408/01, nel punto in cui conclude affermando che “la tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E' sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa”. Conclusione peraltro in linea con quanto attualmente pacifico per i marchi di rinomanza alla luce dell’articolo 20 lett. c del Codice di Proprietà Industriale ed anche con la giurisprudenza maggioritaria. In tal senso, chiaro era l’orientamento dei giudici comunitari già dalla fine degli anni ’90; si veda per tutte la decisione del 14 settembre 1999 emessa nella causa C-375/97. “La fattispecie [i marchi che godono di rinomanza] rappresenta uno scavalcamento del principio di relatività e della stessa possibilità di confusione, attribuendo a certe condizioni la capacità di sottrarre novità, e quindi un potere invalidante, a marchi anteriori registrati per prodotti o servizi nonaffini”, così in Manuale di diritto industriale,A. VANZETTI, V. DI CATALDO, MILANO, 2012, p. 203. [12] Sul punto si veda la sentenza Davidoffdel 9 gennaio 2003, pronunciata nel procedimento C-292/00, con la quale è stato ribadito in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 5.2 della Direttiva, l’orientamento della medesima Corte sulla “questione se il testo dell'art. 5, n. 2, della direttiva, in quanto si riferisce espressamente soltanto all'uso di un segno per prodotti o servizi non simili, osti all'applicazione di tale disposizione anche in caso di uso del segno per prodotti o servizi identici o simili. 24. A questo proposito occorre subito rilevare che l'art. 5, n. 2, della direttiva non dev'essere interpretato esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte. 25. Orbene, in considerazione di questi elementi, non si può fornire del detto articolo un'interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili”. [13] Così si è espresso A. Vanzetti, affermando che “anche se questa disposizione è dettata per estendere merceologicamente la protezione del marchio rinomato a prodotti o servizi non affini a quelli per i quali è stato registrato, sembra ragionevole ritenere che essa posso a più forte ragione trovare applicazione nell’ipotesi in cui i prodotti o i servizi del contraffattore siano dello stesso genere di quelli del titolare del marchio e, ciò nonostante, non vi sia pericolo di confusione, purché si verifichino le condizioni cui il legislatore subordina l’operatività della norma e cioè da una parte la notorietà del segno imitato e dall’altra parte l’esistenza di un pregiudizio o di un approfitta mento”, in La nuova legge marchi,seconda edizione aggiornata con i d.lgs. nn. 198/96 e 447/99, A. VANZETTI, C. GALLI, MILANO, 2001, P. 40; sul punto si veda anche Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza a cura di L. C. Ubertazzi, G. E. SIRONI, PADOVA, P. 890. [14] Sul punto ibidem,sentenze Davidoffe Adidas-Salomon. [15] In Italia il marchio ha sempre assunto la funzione di indicazione di origine del prodotto o servizio fornito da una determinata impresa, poiché il segno distintivo è sempre stato collegato inscindibilmente a quest’ultima. In relazione al principio di specialità si veda Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, G. SENA, MILANO, 2007, P. 147 e ss.. [16] E' opportuno sottolineare che la specifica disciplina a favore dei marchi di rinomanza è giustificata in considerazione del vantaggio che il terzo può conseguire dall'adozione di un segno distintivo che “è già nell'orecchio del pubblico”: risparmiando per l'affermazione del suo prodotto sul mercato e godendo degli effetti derivanti dall'agganciamento parassitario alla buona fama del titolare della privativa. Il quale potrà così subire un “offuscamento dell'immagine del suo marchio per l'adozione di esso da parte del terzo per prodotti non affini, ma di natura vile, di qualità scadente o comunque non in linea con l'immagine connessa al marchio; sia [un] indebolimento del carattere distintivo del marchio a causa del venire meno della sua unicità sul mercato, sul punto si veda Manuale di diritto industriale,A. VANZETTI, V. DI CATALDO, MILANO, 2012, p. 263; Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, quarta edizione, TORINO, 2012, P. 74 E ss.. [17] La legge non dice espressamente cosa si debba intendere per marchio che goda di rinomanza. Autorevole dottrina si è espressa in merito affermando che “si potrebbe perciò pensare che la rinomanza sia un dato da accertare di volta in volta, ad esempio mediante indagini demoscopiche dirette a stabilire quale percentuale del pubblico conosce un determinato marchio”, così in Manuale di diritto industriale,A. VANZETTI, V. DI CATALDO, MILANO, 2012, p. 261. Si riporta l’articolo 20 lett. c) per esteso: “diritti conferiti dalla registrazione. 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”. [18] In tal senso si veda Codice della Proprietà Industriale, A. VANZETTI, Milano, 2013, pagg. 368 e segg.; Protezione allargata del marchio di rinomanza e prodotti affini, in Rivista di diritto industriale, G. SOTRIFFER, 2010, pag. 5. Scarica il quaderno Anno III - Numero 2 - Aprile/Giugno 2013 [pdf]
  • Sentenza della Corte di cassazione n. 13090, 27 maggio 2013

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    Suprema Corte di Cassazione

    Sezione I

    Sentenza 27 maggio 2013, n. 13090

    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 24098/2006 proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), già (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E PROCEDURA IN CONCORDATO PREVENTIVO E CESSIONE BENI; - intimati - sul ricorso 27417/2006 proposto da: (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., già (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale - contro (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO E CESSIONE BENI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE; - intimati - sul ricorso 28369/2006 proposto da: (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale - contro FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE; - intimati - avverso la sentenza n. 1319/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/09/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale; accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) assorbiti gli altri; rigetto del primo motivo assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale Curatela. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Firenze, con sentenza 23.01/13.04.02,in parziale accoglimento delle domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti della Spa (OMISSIS) in liquidazione e della Srl (OMISSIS), riteneva le convenute – la prima quale titolare dei marchio (OMISSIS) reg.to il 16.11.92 con il n.579701,e la seconda quale licenziataria del marchio medesimo – responsabili della violazione e contraffazione dei marchio (OMISSIS) concesso il 29.09.86 coi n. 449146 all’attrice; nonchè responsabili delle condotte previste dall’articolo 2598 c.c., nn. 1 e 3. Per l’effetto, ordinava sia la distruzione di tutto il materiale riportante il marchio in contraffazione, sia l’inibizione di qualsiasi attività avente ad oggetto detto materiale, sia, infine, la pubblicazione del dispositivo della decisione su alcuni quotidiani nazionali. Al contempo rigettava le domande di risarcimento del danno, e di nullità del marchio (OMISSIS) concesso alla spa (OMISSIS) col n. (OMISSIS), pure introdotte dall’attrice. Riteneva la decisione, in fatto, che: a) la Soc. (OMISSIS) aveva presentato nel 1980 domanda di registrazione del marchio (OMISSIS) – cui era seguito l’accoglimento in data 29.09.86 con il n. (OMISSIS) – per la classe 25 (capi di abbigliamento); b) la spa (OMISSIS) aveva presentato, il 20.11.89 analoga domanda per lo stesso marchio – ma per le classi 16 e 18 (prodotti di cartolibreria, pelletteria e valigeria) – concesso in data 16/11/92 con il n. (OMISSIS); c) le prove raccolte avevano dimostrato che le convenute,in particolare la srl (OMISSIS) quale licenziataria della spa (OMISSIS), avevano iniziato l’utilizzo del marchio a partire dall’autunno 1995. Sosteneva la sentenza in diritto che: 1) il marchio (OMISSIS) godeva di notorietà (essendo associato a capi di abbigliamento esclusivi come risultava dalla pubblicità dell’epoca e da un’indagine di mercato condotta su richiesta dell’attrice); le convenute avevano sfruttato – come risultava dal brevetto concesso e dai cataloghi e campioni prodotti – la forza evocativa del marchio; 2) di conseguenza era applicabile, avuto riguardo all’affinità esistente tra la classe 25 e 18 (pelletteria) di cui sopra per quanto attiene agli zainetti col marchio (OMISSIS) commerciati dalle convenute, la disciplina di cui all’articolo lettera b) e c), Legge Marchi nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, secondo cui il titolare del marchio d’impresa registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti e servizi anche non affini se il marchio registrato gode nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o reca pregiudizio allo stesso; 3) conseguentemente, doveva convalidarsi il sequestro concesso all’attrice ante causam”, oltre all’accoglimento delle domande di distruzione e di inibitoria di quanto oggetto di contraffazione. Viceversa il Tribunale riteneva che la domanda di nullità del brevetto rilasciato alla convenuta soc. (OMISSIS) non fosse accoglibile ostandovi la norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 89, che, per i marchi concessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, rinviava alle norme precedenti, non contemplanti le ipotesi di nullità invocate dall’attrice; come pure non era accoglibile la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, non potendosi utilizzare il ricorso, invocato dall’attrice, al criterio equitativo di cui all’articolo 1226 c.c., nella carenza di qualsiasi prova del danno subito (sia delle asserite spese sostenute, prima del sequestro, per l’introduzione della sua attività nel settore della cartolibreria e valigeria giovanile; sia delle difficoltà di ordine economico incontrate per l’inserimento in detto settore). Invece il provvedimento di pubblicazione della sentenza poteva essere adottato come misura sufficiente ad evitare ulteriore pregiudizio all’immagine dell’attrice. Avverso la sentenza proponevano appello – in via principale – la Curatela del fallimento Srl (OMISSIS) (nuova denominazione della srl (OMISSIS)),dichiarata nel frattempo fallita con sentenza del Tribunale di Firenze, nonchè – in via incidentale – la spa (OMISSIS) in liquidazione, rappresentata anche dal liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, deducendo l’insanabile contraddizione in cui era incorso il Tribunale allorché, da un lato, aveva dichiarato illecito l’uso, da parte di (OMISSIS) (licenziataria del marchio registrato dalla spa (OMISSIS)), del marchio medesimo, e, dall’altro, aveva accertato la legittimità di tale segno distintivo (rigettando la domanda di nullità proposta dall’attrice); al riguardo, sempre secondo gli appellanti, la sentenza aveva erroneamente fatto applicazione della norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, giacché tale disposizione riguardava solo i marchi di fatto (e non quelli registrati), sicché a nulla rilevava la dichiarata – ma comunque non provata – notorietà del marchio (OMISSIS) dell’attrice; mentre doveva farsi riferimento al successivo articolo89 (che esentava dalle cause di nullità, previste dalla nuova Legge Marchi, quei marchi che fossero stati registrati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima e, tra le cause di nullità stabilite dalla ” vecchia ” disciplina, non vi era quella di avere utilizzato il marchio registrato per settori produttivi non affini – tali essendo stati definiti dallo stesso Tribunale, quello della cartolibreria e l’altro dell’abbigliamento – a quelli protetti dalla notorietà del segno distintivo). Infine, rilevavano che la statuizione sulla concorrenza sleale era stata affermata senza alcuna motivazione. La Spa (OMISSIS) in liquidazione, in più, osservava che erroneamente il Tribunale aveva asserito che vi era affinità tra la classe 18 (articoli di pelletteria) e la classe 25 (abbigliamento), rilevando che gli zaini facevano parte di prodotti della “linea scuola” venduti soltanto nei negozi di cartoleria, e non senza contare che il raffronto tra prodotti, per accertarne l’affinità o meno, doveva essere fatto con riguardo alla destinazione degli stessi ed alla clientela cui erano diretti (sicché appariva evidente la non affinità tra zaini ed articoli di abbigliamento). L’appellante incidentale altresì lamentava il mancato esame, da parte del Tribunale, dell’eccezione di decadenza dal marchio per non uso dello stesso da parte dell’attrice. Si costituiva la (OMISSIS) resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per sentir dichiarare la nullità del brevetto concesso alla spa (OMISSIS) (dovendosi applicare la nuova disciplina della Legge marchi di cui al Decreto Legislativo n. 480 del 1992, che tutela il marchio celebre anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio era stato riconosciuto);e ciò in quanto l’attività della concorrente era iniziata nell’anno 1995. Interveniva il P.G. che chiedeva l’accoglimento dell’appello. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1319/05, rigettava entrambi gli appelli. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il fallimento della (OMISSIS) srl con atto notificato il 19-20/7/06 cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS) che ha proposto altresì ricorso incidentale cui ha resistito con controricorso la curatela fallimentare. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) srl con atto notificato il 17-19-20/10/10 cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS). MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente osservato che, essendo il primo ricorso proposto (n. 24098/06) quello del fallimento della (OMISSIS) srl notificato il 19-20/7/06, lo stesso è il ricorso principale, mentre quello successivamente proposto dalla (OMISSIS) srl (n. 28369/06), con atto notificato il 17-19-20/10/10, va qualificato come ricorso incidentale. Riveste ovviamente la natura di ricorso incidentale quello (n. 27417/06) proposto dalla società (OMISSIS). Ciò posto i tre ricorsi vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso principale il fallimento (OMISSIS) S.r.l. (già (OMISSIS) S.r.l.) lamenta che la Corte d’Appello di Firenze, ha erroneamente ritenuto che il marchio n. (OMISSIS), registrato da (OMISSIS), ancorché concesso prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 480 del 1992, ed ancorché valido al momento della concessione, non potesse essere utilizzato dopo l’entrata in vigore della riforma in quanto non usato prima di essa. La ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte di merito non ha tenuto conto che il Decreto Legge n. 480 del 1992, articoli 88 e 89, disciplinano fattispecie diverse: l’articolo 88, il regime transitorio del marchio di fatto e l’articolo 89, il regime transitorio dei marchi registrati e alla fattispecie in esame sarebbe applicabile solo l’articolo 89, trattandosi di marchio registrato da (OMISSIS) prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 480 del 1992. Con il secondo motivo la (OMISSIS) srl lamenta la violazione dell’articolo 42 L.m. che consentiva a chi aveva registrato un marchio di iniziarne l’utilizzazione senza incorrere in decadenza entro tre anni dalla data del rilascio. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta che la Corte d’Appello sia incorsa in un errore in procedendo allorché ha ritenuto non ritualmente proposta dalla (OMISSIS) l’eccezione di decadenza per non uso del marchio n. (OMISSIS) di cui (OMISSIS) è titolare. Secondo la ricorrente la Corte d’Appello aveva il potere-dovere di esaminare d’ufficio la validità del marchio di cui la (OMISSIS) si era avvalsa nei confronti delle convenute. Con il quarto motivo contesta la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove ha confermato la sentenza del Tribunale, ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che gli zainetti da essa commercializzati potevano considerarsi prodotti affini rispetto a quelli commercializzati dalla (OMISSIS) con il proprio marchio. Con il primo motivo di ricorso incidentale la società (OMISSIS) deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Firenze nel respingere la richiesta avanzata di veder dichiarata la nullità del marchio (OMISSIS) registrato da (OMISSIS) nel 1992 Evidenzia che, a norma del Decreto Legislativo 412/1992 n. 480, articolo 1, il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda di tutela nello Stato e se l’uso del segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio. Deduce ulteriormente che,comunque, anche prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo 480/92, la protezione del marchio notorio si estendeva anche nei confronti dei prodotti non affini. Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni. La ricorrente (OMISSIS) srl deduce con il primo motivo di ricorso incidentale la medesima doglianza posta con il primo motivo del ricorso del fallimento (OMISSIS) lamentando l’errore della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il marchio n. (OMISSIS), registrato da (OMISSIS), ancorché concesso prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 480 del 1992, ed ancorché valido al momento della concessione, non potesse essere utilizzato dopo l’entrata in vigore della riforma in quanto non usato prima di essa. Con il secondo motivo di ricorso lamenta che la Corte d’appello non abbia pronunciato sulla contestata notorietà del marchio (OMISSIS). Con il terzo motivo di ricorso riprende le stesse doglianze di cui al secondo motivo del ricorso principale del fallimento (OMISSIS) sostenendo che tutto il sistema della legge – quale risulta anche dagli articolo 42 e 91 L.M. – non consente di ritenere che possa essere inibito l’uso di un marchio, quale quello in oggetto, perfettamente valido allorché sia stato utilizzato nei termini di legge. Con il quarto motivo fa proprie le doglianza svolte dal fallimento (OMISSIS) con il terzo motivo di ricorso principale; in aggiunta contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’eccezione di nullità del marchio (OMISSIS) per non uso per tre anni non sarebbe stata sollevata da essa (OMISSIS) mentre invece siffatta eccezione era stata sollevata sia in primo che in secondo grado. Con il quinto motivo riprende il quarto motivo di ricorso della curatela fallimentare. Con il sesto motivo lamenta l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva poiché la produzione e la commercializzazione degli zainetti era comunque addebitabile alla (OMISSIS) cui aveva affittato l’azienda. Va esaminato per primo, in quanto riveste carattere preliminare, il secondo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl con cui si contesta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., e comunque la mancanza di motivazione in ordine alla notorietà del marchio (OMISSIS). Il motivo è infondato e per altri aspetti inammissibile. È certamente infondato per quanto concerne l’omessa pronuncia di cui all’articolo 112 c.p.c., poiché la Corte d’appello,a conferma della già riconosciuta notorietà del marchio da parte della sentenza di primo grado, espressamente ne conferma il predetto carattere (v. pag 6 della sentenza) ponendo lo stesso alla base della decisione. Quanto alla mancanza di motivazione sulla pretesa censura in ordine alla notorietà del marchio, il motivo è inammissibile. La sentenza da atto nella parte narrativa che la sentenza di primo grado aveva accertato e riconosciuto il detto carattere e, nel riassumere poi il contenuto dell’atto di appello del fallimento (OMISSIS) srl, ha rilevato che questo sosteneva che “la sentenza aveva erroneamente fatto applicazione della norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, giacché tale disposizione riguardava solo i marchi di fatto (e non quelli registrati), sicché a nulla rilevava la dichiarata – ma comunque non provata notorietà del marchio (OMISSIS) dell’attrice”. Da quanto riportato nella narrativa della impugnata sentenza non risulta in alcun modo che il fallimento odierno ricorrente principale o la ricorrente incidentale (OMISSIS) srl avessero proposto uno specifico motivo di appello con cui si contestava il carattere notorio del marchio della (OMISSIS). La Corte d’appello ha infatti rilevato soltanto che nell’ambito di una censura rivolta a contestare l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, si era rilevato che in tale contesto la questione della notorietà o meno del marchio non rivestiva rilevanza alcuna mentre la questione circa la mancata prova di detta caratteristica non costituiva una doglianza specifica ma un semplice inciso dell’argomentazione. Era pertanto onere della (OMISSIS) srl con il motivo di ricorso in esame indicare in modo specifico, riportandone il contenuto l’asserito motivo di appello che sarebbe stato proposto sul punto al fine di consentire a questa Corte, cui è inibito l’accesso alla visione degli atti della fase di merito, di valutare l’eventuale omessa motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata. Il mancato adempimento del sopradetto onere rende il motivo non sindacabile in questa sede di legittimità. Si aggiunge tuttavia, ancorché superfluamente, che in ogni caso la Corte d’appello ha fornito idonea motivazione in ordine alla notorietà del marchio sia pure in riferimento alla decisione relativa alla concorrenza sleale per confusione laddove ha affermato (v. pag 8) che “i consumatori, i quali, acquistando zaini ed oggetti di cartolibreria marchiati (OMISSIS) sono portati a ritenere, vedendo anche la pubblicità relativa, che si tratti di oggetti prodotti dalla ditta inglese (avuto riguardo al fatto che è innegabile - come si evince dalla documentazione in atti ed anche per fatto notorio-che il nome (OMISSIS) richiama alla mente un particolare stile di abbigliamento, divenuto famoso nel mondo occidentale, sia per essere i relativi capi indossati da i personaggi dello spettacolo o della politica ritratti su pubblicazioni usualmente acquistate da quivis de populo, sia per essere stata più volte narrata la storia della famiglia che, sotto il suo nome, ha iniziato quell’attività di produzione”. Dal mancato accoglimento del motivo in esame discende che deve considerarsi definitivamente accertato in giudizio il carattere notorio del marchio (OMISSIS). Seguendo l’ordine logico delle questioni va ora esaminato il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) ltd. Con tale motivo si deduce, con una prima censura, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Firenze, nel respingere la richiesta avanzata di veder dichiarata la nullità del marchio (OMISSIS) registrato da (OMISSIS) nel 1992. Evidenzia la ricorrente incidentale che, a norma del Decreto Legislativo 412/1992 n. 480, articolo 1, il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda di tutela nello Stato e se l’uso del segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio. La ricorrente incidentale sostiene, in sostanza, che la nuova normativa del 1992 si applichi integralmente al caso di specie per cui doveva dichiararsi la nullità del marchio (OMISSIS) ottenuto dalla (OMISSIS). Il motivo si sofferma a sostenere il carattere notorio del marchio di cui essa è titolare, ma tali argomenti sono privi di rilevanza essendo già stato accertato dalla sentenza impugnata il detto carattere. Il ricorrente sostiene poi l’applicazione al caso di specie del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, laddove prevede che “il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”. Tale assunto appare del tutto incomprensibile in quanto avulso dal contesto argomentativo della sentenza impugnata che ha di fatto applicato il predetto articolo ma tramite l’interpretazione delle disposizioni di diritto transitorio di cui al Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88 e 89. Deduce poi, con una seconda censura, la società ricorrente incidentale che già la giurisprudenza nel vigore della normativa antecedente alla riforma del 1992 prevedeva la protezione dei marchi notori in relazione ai prodotti non affini. Tale doglianza appare fondata. Già una risalente decisione di questa Corte ha affermato che i marchi celebri, pur esplicando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliersi una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l’esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l’uno o l’altro siano altamente specializzati. (Cass. 2060/83). Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato seguito anche nella successiva giurisprudenza di questa Corte che ha osservato che il giudizio di “affinità” di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato – anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 480 del 1992, e così come da interpretarsi conformemente alla direttiva n. 89/104/CEE secondo un criterio più largo rispetto ai marchi comuni. Il giudizio di affinità non può prescindere, infatti, dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico dei consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo ed il successo del prodotto è garantito, appunto, a parte le sue qualità intrinseche, dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquisito nel tempo. (Cass. 14315/99). In siffatta circostanza, alla luce della direttiva comunitaria 89/104, si deve tener conto del pericolo di confusione che si determina quando un marchio si mette al traino di altro che sia tuttavia noto, (in ciò infatti consiste il vantaggio di tale comportamento) per distinguere un prodotto il cui grado di affinità con quello contrassegnato dal marchio noto non è grande. Tale situazione giustifica che si tenga conto ai fini della affinità del pericolo che il consumatore medio attribuisca al fabbricante di un prodotto noto l’offerta di un prodotto ulteriore non rilevantemente distante sul piano merceologico, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggia di quello noto e del suo segno (Cass. 23787/04). Questa Corte ha poi rilevato che l’orientamento interpretativo assunto risultava ulteriormente rafforzato dalla tutela che il marchio rinomato aveva espressamente ricevuto dalla modifica normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, da cui emergeva un vero e proprio favor legis nei confronti dei marchi notori. (Cass. 14315/99). La sentenza impugnata,dopo avere dato atto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che tra il marchio della (OMISSIS) e quello delle ricorrenti principali, quanto meno in relazione alle classi 25,da un lato, e 18,dall’altro, vi era affinità, e che la (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa avevano sfruttato la forza evocativa del marchio (OMISSIS), ha ritenuto di escludere la sussistenza di tale condizione sulla base della diversità della clientela e dei luoghi di smercio. Tale motivazione non appare conforme ai principi dianzi enunciati. La sentenza impugnata infatti non ha tenuto conto in alcun modo nel giudizio di affinità sommariamente espresso della estensione naturale del concetto di affinità che discende dalla notorietà del marchio nè del pericolo di confusione per il consumatore. La doglianza va pertanto accolta. Da ciò discende l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale, nonchè del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl, che pongono entrambi la medesima questione, essendo evidente che potrà addivenirsi all’esame della questione di diritto transitorio posta dall’interpretazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articoli 88 ed 89, solo se il giudice del rinvio, nel rivalutare la questione della affinità dei prodotti cui si riferiscono i marchi oggetto di giudizio, non reputi che il marchio rilasciato alla (OMISSIS) srl prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo sia non affine rispetto al quello della (OMISSIS) ltd e non sia quindi nullo alla luce della normativa antecedente al Decreto Legislativo n. 480 del 1992. Per le medesime ragioni risultano assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS). Entrambi i motivi pongono la medesima questione della violazione dell’articolo 42 l.m., che, per effetto del richiamo operato dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 91, consentiva a chi aveva registrato un marchio di iniziarne l’utilizzazione senza incorrere in decadenza entro tre anni dalla data del rilascio purchè non fosse già incorso nella detta decadenza al momento della entrata in vigore del decreto legislativo. Tale questione inerisce infatti alla questione dell’applicazione e dell’interpretazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articoli 88 e 89. Il terzo motivo del ricorso principale può essere esaminato con il quarto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS), ponendo i motivi la medesima questione con cui si lamenta che la Corte d’Appello sia incorsa in un error in procedendo allorché ha ritenuto non ritualmente proposta dalla (OMISSIS) l’eccezione di decadenza per non uso del marchio n. (OMISSIS) di cui (OMISSIS) è titolare. Secondo la curatela ricorrente principale nonchè secondo la società ricorrente incidentale la Corte d’Appello aveva il potere-dovere di esaminare d’ufficio a validità del marchio di cui la (OMISSIS) si era avvalsa nei confronti delle convenute. Tale assunto è erroneo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 42, in tema di decadenza dal brevetto, non prevede che tale decadenza possa essere rilevata dal giudice d’ufficio, ma la stessa deve essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, cioè da chi impugna il brevetto, il quale ha inoltre l’onere non solo di allegare la nullità o la decadenza, ma di fornirne la prova (articolo 58), ovvero dal pubblico ministero, in contraddittorio con gli aventi diritto al marchio, nell’Esercizio di un potere di azione (articolo 59). (Cass. 6259/82; Cass. 7583/83). I due motivi vanno pertanto respinti. Assorbiti risultano invece il quarto motivo del ricorso principale ed il quinto del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl che pongono la medesima questione circa la contraddittorietà nella sentenza impugnata tra la motivazione ed il dispositivo laddove in quest’ultimo si confermata la sentenza del tribunale ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, mentre si è affermato nella parte motiva della sentenza che gli zainetti da esse commercializzati potevano considerarsi prodotti affini rispetto a quelli commercializzati dalla (OMISSIS) con il proprio marchio. È evidente che a seguito dell’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) il giudice del rinvio dovrà riesaminare ex novo anche tale questione. Con il sesto motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva poiché la produzione e la commercializzazione degli zainetti era comunque addebitabile alla (OMISSIS) cui aveva affittato l’azienda. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha motivato sul punto avendo rilevato (v. pag. 7 della sentenza) che entrambe le società avevano concorso nel compimento di atti di concorrenza sleale “consentendo la prima, attraverso la concessione dell’uso del marchio alla seconda, che questa potesse commercializzare anche prodotti, come gli zaini, aventi affinità con quelli di abbigliamento commercializzati dalla (OMISSIS)”. Il secondo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS), con cui contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, è inammissibile. Osserva il collegio che il giudice del merito ha ritenuto che la prova della esistenza del danno, ancorché ne sia richiesta la liquidazione equitativa spetta alla parte richiedente. Quindi ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita. La sentenza impugnata su tale punto ha motivato diligentemente, rilevando che non era stata fornita la prova della commercializzazione di prodotti analoghi a quelli della (OMISSIS) nè che,per effetto della cattiva qualità degli zainetti venduti dalle controparti, si fosse verificato un calo delle vendite dei prodotti di essa (OMISSIS). Le censure che quest’ultima muove a siffatta motivazione sono del tutto generiche ed apodittiche limitandosi alla affermazione di uno sviamento della clientela senza alcun riferimento in ordine alle prove fornite in giudizio in ordine a siffatta circostanza. In conclusione, dunque, va accolto nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) dichiarato inammissibile il secondo; vanno dichiarati assorbiti il primo il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il terzo; vanno dichiarati assorbiti il primo, il terzo, ed il quinto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) spa,rigettati il secondo ed il quarto ed il sesto. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che dovrà valutare – dandone atto con adeguata motivazione – circa l’esistenza di un rapporto di affinità tra i prodotti cui si riferisce il marchio della (OMISSIS) e quelli cui si riferisce il marchio della (OMISSIS) e della (OMISSIS) tenendo conto del principio di diritto, sopra enunciato, che il giudizio di affinità di un prodotto rispetto ad altro coperto da marchio notorio o rinomato deve essere formulato, secondo il sistema previgente interpretato in modo conforme alla direttiva n.89/104/CEE, secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni, traendo a seguito della decisione che si assumerà le necessarie conseguenze nella valutazione dei motivi assorbiti. P.Q.M. Riunisce i ricorsi. Accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) dichiarato inammissibile il secondo; dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il terzo; dichiara assorbiti il primo, il terzo, ed il quinto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) spa, rigettati il secondo, il quarto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

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