Caso Oracle c. UsedSoft: le conclusioni dell'Avvocato Generale

di Davide Mula
Abstract: Article 4(2) of Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs must be interpreted as meaning that the right to distribute the copy of a computer program is exhausted if the rightholder, who allowed that copy to be downloaded from the internet to a data carrier, also granted, for consideration, a right to use that copy for an unlimited period of time.
 
Abstract: L’art. 4, c. 2, della direttiva 2009/24/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto, che abbia autorizzato lo scaricamento («download») da Internet di tale copia su un supporto informatico, abbia parimenti ceduto a titolo oneroso il diritto di uso della copia medesima, per una durata illimitata.
 
La digitalizzazione delle opere e la creazione di supporti per la loro fruizione dotati di una memoria autonoma ha permesso che le opere dell’ingegno potessero essere vendute a prescindere dal loro supporto. In tal caso, oggetto della cessione è la proprietà non più del cd o del libro, ma del file recante il bene digitalizzato.
Il naturale passaggio derivante dalla digitalizzazione delle opere dell’ingegno ha fatto emergere, tuttavia, non poche problematiche in ordine alla transizione dagli schemi e usi tradizionali che venivano fatti delle opere prima e dopo l’avvento della tecnologia informatica e telematica. A titolo esemplificativo, si consideri come sia venuta meno la tradizionale e consolidata pratica del prestito del libro e del cd, posto che l’istituto del prestito presuppone che il soggetto proprietario si privi del bene per concederne temporaneamente il godimento ad un'altra persona, mentre con le opere digitali il trasferimento di un file da una parte all’altra non implica che una delle due debba rinunciare al godimento dell’opera stessa, entrambe ben potranno, infatti, fruire del contenuto digitale [1].
Se alcune prassi sono necessariamente venute meno, altre hanno sollevato evidenti problemi giuridici. Questo è il caso del mercato dell’usato delle opere digitali, normalmente diffuso in ambiente analogico, ma che ha sollevato diversi dubbi in ambito digitale.
La questione è legata alla dottrina del first sale [2] che, se applicata ai beni digitali, solleva problematiche in ragione della loro capacità di essere copiate senza degradazione e successivamente rivendute.
Questa dottrina è stata riconosciuta per la prima dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America nel 1908 nel caso Bobbs-Merrill Co. v. Straus [3] e codificata nel Copyright Act del 1976, §109. I fautori di tale orientamento riconoscono al soggetto che ha legittimamente acquisito la proprietà di un contenuto digitale [4] il potere di trasferire tale diritto, a titolo gratuito o oneroso, senza il permesso dell'autore.
Negli Stati Uniti dottrina e giurisprudenza non hanno posto in dubbio che la tesi del first sale potesse essere estesa anche alle opere digitali, anche se quest’ultima, di recente, nel noto caso Vernor vs. Autodesk [5], ha distinto tra diritto di proprietà sull’opera dell’ingegno, che legittima il titolare a cedere a terzi il file dell’opera, dalla licenza d’uso, tipicamente impiegata per i software, che, invece, non sarebbe titolo che legittimerebbe il soggetto licenziato a rivendere la licenza, per uno schema analogo al divieto di sublocazione, salva diversa previsione contrattuale [6].
Nell’ordinamento comunitario tale dottrina trova il proprio fondamento positivo nel principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione, in base al quale l'acquirente può legittimamente regalare o vendere un prodotto protetto da proprietà intellettuale [7].
Ad esempio nella Direttiva 2009/24/CE, art. 4, c. 1 [8], viene sancito che “La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.”.
Il tema è tornato al centro del dibattito  in seguito allo sviluppo di siti web dedicati alla vendita di licenze d’uso di software che hanno saputo raccogliere e attirare l’attenzione degli utenti, soprattutto per programmi le cui licenze hanno un costo molto rilevante [9].
Così, lo scorso marzo 2011 la Corte Federale Tedesca (BGH), nel noto caso Oracle c. UsedSoft, ha sospeso il procedimento per rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C‑128/11) per tre questioni pregiudiziali:
1) Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un “legittimo acquirente” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 (…);
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, (...) della direttiva 2009/24 (…), qualora l’acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da Internet con l’autorizzazione del titolare del diritto.
3) In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software “usata”, possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di “legittimo acquirente” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2009/24 (…), un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l’autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da Internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più.
Nell’attesa della pronuncia della Corte di Giustizia il 24 aprile 2012 sono state presentate le conclusioni dell’Avvocato Generale il quale ha concluso la sua lunga analisi, sulla quale si tornerà a breve per una più approfondita disamina, sancendo che “l’art. 4, c. 2, della direttiva 2009/24/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto, che abbia autorizzato lo scaricamento («download») da Internet di tale copia su un supporto informatico, abbia parimenti ceduto a titolo oneroso il diritto di uso della copia medesima, per una durata illimitata. Costituisce, infatti, una vendita, ai sensi di tale disposizione, qualsiasi messa a disposizione nell’Unione, sotto qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo, di una copia di un programma per elaboratore ai fini della sua utilizzazione per un periodo illimitato e dietro versamento di un prezzo forfettari”.
Quanto al terzo quesito posto dalla corte tedesca, invece, l’avvocato generale ha ritenuto che debba escludersi che anche all’acquirente del programma “usato” spetti il diritto di effettuare una copia di riserva dello stesso.
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Note
[1] Sul punto si veda in particolare D. Mula, E. Bonadio “The Court of Madrid Confirms YouTube is a Hosting Provider Exempted from Copyright Liability”, in Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2010, in commento alla sentenza della Corte di Madrid del 20 settembre 2010, nel caso Telecinco v YouTube.
[2] R. A. Reese, The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks, in University of Texas Law, Public Law Research Paper, 2003, 4.
[3] Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).
[4] Per contenuto digitale ci si intende riferire ai “dati prodotti e forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo”; considerando 19, direttiva 2011/83/UE.
[5] United State of Court of Appeals for the Ninth Circuit, caso Vernor v. Autodesk, 10 settembre 2010. Sul punto si rinvia a Robert W. Gomulkiewicz, Enforcement of Open Source Software Licenses: The MDY Trio's Inconvenient Complications, in Yale Journal of Law & Technology, 2011, p. 118 ss.
[6] Sulla distinzione tra proprietà e licenza d’uso in seno alla cd. first sale doctrine ed un’analisi dell’evoluzione del dibattito si veda anche Robert W. Gomulkiewicz, The License Is the Product: Comments on the Promise of Article 2B for Software and Information Licensing, in Berkeley Technology Law Journal, 1998, p. 891 ss.; Anne Layne-Farrar, An Economic Defense of Flexibility in IPR Licensing: Contracting Around “First Sale” in Multilevel Production Settings, in Santa Clara Law Review, 2011, p. 1149 ss.; Raymond T. Nimmer, Copyright First Sale and the Over-Riding Role of Contract, in Santa Clara Law Review, 201, p. 1311 ss..
[7] Sulle prime posizioni assunte dalla dottrina sul dibattito si rinvia a Giampietro Bozzola, Nuovi spunti in materia di software: l'esaurimento del diritto dell’autore alla luce della Direttiva Comunitaria sulla tutela dei programmi per elaboratori, in Rivista di diritto industriale, 1991, p. 230 ss. Per un’analisi delle posizioni più recenti si veda Anna Genovese, Software e rifiuto di vendita di esemplari, in AIDA, 2004,  p. 347 ss.
[8] Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
[9] Anche il settore della musica non è estraneo al fenomeno, come dimostra il portale ReDigi.com attraverso il quale è possibile vendere canzoni “usate” delle quali viene verificata, almeno così afferma il gestore del servizio, la legittima titolarità della canzone attraverso i metadati contenuti nei file. La RIAA, collecting society statunitense, ha peraltro recentemente contestato, solo informalmente per il momento, il fenomeno nella sua totalità, nonché l’uso delle immagini impiegate nella copertina dei dischi, delle quali i proprietari delle singole canzoni non sono titolari, e il diritto a far ascoltare un anteprima dei brani per 30 sec.