Bruxelles: comunicazioni e linee guida sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

di Maria Letizia Bixio e Erika Verucci La Commissione europea, facendo seguito alle recenti proposte volte a migliorare il quadro normativo del copyright, ha presentato un pacchetto di misure tese a favorire l’applicazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Queste misure sono contenute in particolare nella Comunicazione COM (2017) 707 final “A balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges” e nella Comunicazione COM (2017) 708 final, che fornisce linee guida sull’applicazione della direttiva 2004/48/EC (IPRED); nonché,  con riguardo specifico al rispetto dei diritti industriali, nella Communication on Standards Essential Patents e nello Staff Working Document on the evaluation of the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods via the internet.

Gli intenti della Commissione, e gli strumenti scelti, non tradiscono la volontà di lasciare immutata la direttiva IPRED, ritenuta ancora idonea allo scopo che si prefigge.

Dalla valutazione operata dalla Commissione anche all’esito della consultazione pubblica dello scorso anno, si evince che l’IPRED avrebbe consentito la creazione di un quadro normativo comune e armonizzato atto all’applicazione  dei medesimi strumenti anche processuali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; tuttavia, in ragione di alcune differenze emerse nell’implementazione e nell’applicazione pratica delle disposizioni più controverse, la Commissione europea ha emanato delle linee guida sull’interpretazione e applicazione delle misure, procedure e rimedi previsti dalla direttiva.

Quattro sono i principali obiettivi da perseguire: 1) più efficienza per i rimedi civili dell’enforcement; 2) più equilibrio nell’enforcement per prevenire gli abusi; 3) più efficacia nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto digitale; 4) garantire il perimetro del mercato unico digitale per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In merito al primo obiettivo, dalla consultazione pubblica è emerso che l’esigua probabilità di ottenere il risarcimento dei danni subìti e le difficoltà nella determinazione dell’importo del risarcimento spinge molti titolari dei diritti a non adire le vie legali. Di qui l’esigenza di una maggiore certezza legale sul computo dell’ammontare del risarcimento dei danni.

Nella Comunicazione la Commissione, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), fornisce una interpretazione dell’art. 13 della direttiva ritenendo che la possibilità di calcolare i danni sulla base di una somma forfettaria, come previsto dall’art. 13.1 lettera b), è un’alternativa al metodo previsto dalla lettera a) dello stesso articolo che richiede l’identificazione e la quantificazione di tutti gli aspetti appropriati, ma entrambi i metodi devono essere a disposizione dell’ autorità giudiziaria che deve poter utilizzare il parametro della somma forfettaria quando lo consideri appropriato alla luce delle circostanze del caso specifico, in particolare, quando sia difficile applicare il metodo di cui alla lettera a).

Sui danni morali, invece, espressamente indicati nella sola lettera a) dell’articolo 13.1, la CGUE ha stabilito che la disposizione non osta all’applicazione di tale metodo di risarcimento forfettario ai casi in cui oltre ai danni economici vi siano pregiudizi di carattere morale per i titolari dei diritti.

La Commissione affronta il tema della spese legale (art. 14 IPRED) e afferma che la direttiva non osta alla legislazione nazionale di prevedere un regime forfettario di rimborso delle spese, a condizione che i tassi garantiscano costi ragionevoli a carico della parte soccombente.

Altro aspetto esaminato dalla Commissione europea è il concetto di “scala commerciale” che, come noto, non è definito dalla direttiva.

La Commissione afferma che deve essere interpretato e applicato tenendo in considerazione elementi qualitativi, come il vantaggio economico e commerciale conseguito dall’autore della violazione, e aspetti quantitativi, come il numero e l’ampiezza delle violazioni stesse.

Nell’ambito del secondo obiettivo - Ensuring a balanced approach to ipr enforcement and preventing abuse - la Commissione, in considerazione della giurisprudenza della CGUE (in particolare C-275/06 Promusicae), ritiene che in tutti i casi in cui le disposizioni dell'IPRED siano interpretate e applicate e laddove siano in gioco diversi diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico dell'UE, occorre garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra di essi, alla luce del principio di proporzionalità; indicazioni di precipua importanza in particolare nell’esercizio del “diritto di informazione”.

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, le autorità giudiziarie competenti possono richiedere a un contraffattore o a determinati soggetti di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti o servizi che violano un DPI.

Queste informazioni possono includere dati personali, laddove tale divulgazione si verifichi in conformità con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali e siano previste garanzie per assicurare un giusto equilibrio tra i vari diritti fondamentali

La possibilità di ottenere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, IPRED è subordinata alla protezione delle informazioni riservate.

Questa restrizione è particolarmente rilevante quando i documenti indicati come prove o informazioni da presentare, contengono potenzialmente segreti commerciali o altre informazioni commercialmente sensibili per la parte soggetta a tali misure.

Per le richieste di informazioni a norma dell'articolo 8, il fatto che determinati tipi di informazioni possano essere soggetti a regimi di riservatezza diversi nei vari Stati membri può causare ulteriori problemi ai titolari dei diritti.

Secondo la Commissione, le autorità giudiziarie competenti dovrebbero essere in grado di decidere, di propria iniziativa o su richiesta di una parte del procedimento, secondo le norme specifiche della legislazione nazionale, i mezzi appropriati per proteggere le informazioni riservate qualora tali informazioni siano interessate dalle misure di cui agli articoli 6, 7 o 8.

In merito al terzo obiettivo - “Ensuring effective IPR enforcement, including in a digital context”-  la Commissione evidenzia che la direttiva prevede due tipi di ingiunzioni, la prima nell’art. 9.1, lettera a) e la seconda nell’art. 11.

A tal proposito, sottolinea che la normativa europea distingue tra il concetto di responsabilità e la possibilità di emettere ingiunzioni nei confronti di un intermediario come stabilito appunto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 11 dell'IPRED.

La CGUE ha confermato che l'obbligo imposto agli Stati membri dal citato articolo 11 si applica indipendentemente da qualsiasi responsabilità dell'intermediario in relazione a fatti specifici. Infatti, le esenzioni in materia di responsabilità previste dagli articoli 12-14 della direttiva 2000/31/EC non pregiudicano la possibilità per un'autorità giudiziaria o amministrativa di imporre agli intermediari concludere o impedire un'infrazione.

La Commissione si interroga anche sulla definizione di “intermediario” dal momento che la direttiva non definisce quali operatori economici possano essere considerati intermediari.

La CGUE ha chiarito che un operatore economico può essere qualificato come intermediario quando fornisce un servizio che può essere utilizzato da uno o più soggetti al fine di violare uno o più DPI o accedere a merci o contenuti illeciti.

Per esser qualificato come tale, l'operatore economico non deve però avere alcuna relazione ad esempio di carattere contrattuale, con tali soggetti.

La Commissione ritiene, sulla base della giurisprudenza della Corte, che una serie di altri operatori economici che forniscono servizi tali da poter esser utilizzati da terzi per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, possono rientrare nella nozione di intermediario e quindi nel campo di applicazione della direttiva.

Secondo la Commissione tali operatori economici possono, a seconda dei casi, includere ad esempio i fornitori di determinati servizi della società dell'informazione, i fornitori di servizi postali e pacchi, le società di trasporto e logistica e i dettaglianti.

La Commissione ha esaminato due aspetti estremamente rilevanti per la conclusione delle proprie valutazioni: la portata delle ingiunzioni e i sistemi di filtraggio.

Sul primo aspetto chiarisce che le ingiunzioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e 11 IPRED dovrebbero essere efficaci, senza andare al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo rispetto alle circostanze del caso in esame. Può essere ad esempio sufficiente rendere gli atti illeciti in questione difficili o scoraggiarli, senza necessariamente portare alla completa cessazione della violazione.

Tuttavia, in considerazione della giurisprudenza della CGUE, al destinatario dell'ingiunzione non può essere richiesto di fare "sacrifici insopportabili". Le misure imposte devono essere precise ed efficaci, senza che sia necessario che una misura garantisca la fine dell'infrazione. A tale riguardo, dovrebbero essere garantiti il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte.

Sui sistemi di filtraggio la Commissione, in primo luogo, distingue tra un'ingiunzione che richieda la rimozione di uno o più contenuti illeciti da un sito web e un'ingiunzione che potrebbe comportare l'obbligo per un intermediario di monitorare attivamente tutti i contenuti resi disponibili in un determinato luogo per garantire che nessuno di essi violi i diritti di proprietà intellettuale.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico, agli Stati membri è vietato imporre un obbligo generale di monitoraggio agli intermediari online ai sensi degli articoli da 12 a 14 di tale direttiva . Un simile obbligo sarebbe inoltre incompatibile con i requisiti generali di equità, proporzionalità e non eccessiva onerosità di cui all'articolo 3 dell'IPRED.

Nei casi Scarlet Extended e SABAM, la CGUE ha elaborato i limiti della portata di un'ingiunzione.  In entrambi i casi, la CGUE ha rilevato che richiedere ai fornitori interessati l'installazione di sistemi di filtraggio generale non sarebbe compatibile con l'articolo 15 della direttiva sul commercio elettronico e l'articolo 3 dell'IPRED, letti e interpretati alla luce dei requisiti derivanti dalla protezione dei diritti fondamentali applicabili.

Allo stesso tempo, rileva la Commissione, il considerando 47 della direttiva e-commerce ricorda che l'articolo 15 riguarda solo obblighi di monitoraggio di natura generale e non copre automaticamente gli obblighi di monitoraggio in un caso specifico.

In particolare, non pregiudica gli ordini delle autorità nazionali in conformità con la legislazione nazionale. Il considerando 48 aggiunge che la direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di imporre ai fornitori di servizi interessati di applicare ragionevoli doveri di diligenza al fine di individuare e prevenire determinati tipi di attività illegali.

Pertanto, ove opportuno e nei limiti delle suddette disposizioni, possono essere imposti determinati obblighi di dovuta diligenza, ad es. sui fornitori di servizi di hosting online al fine di impedire il caricamento di contenuti in violazione dei diritti di proprietà intellettuale identificati dai titolari dei diritti e in cooperazione con essi .

La Commissione prende atto del fatto che alcuni Stati membri prevedono la possibilità di emettere ingiunzioni pro-futuro. Sebbene la questione non sia espressamente affrontata in IPRED, la Commissione conclude che, a condizione che siano previste le necessarie garanzie, tali ingiunzioni possono essere un mezzo efficace per impedire il protrarsi di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Altro aspetto rilevante riguarda la difficoltà di raccogliere, presentare e conservare le prove di violazioni commesse online. La direttiva non fa esplicitamente riferimento all'uso e alla presentazione di prove digitali in procedimenti per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Durante la valutazione è stato sottolineato che le prove in formato digitale possono essere difficili da conservare e che le immagini del contenuto di una pagina web in un determinato momento ("screenshot") in alcune situazioni non sono accettate come prova dalle autorità giudiziarie di alcuni Stati membri.

Tuttavia, l'uso di screenshot è uno dei modi più comuni per dimostrare che una determinata attività si è svolta nell'ambiente digitale e può aiutare i titolari dei diritti a far valere efficacemente i propri. Parimenti, gli imputati potrebbero anche voler fare affidamento sugli screenshot per contestare le accuse di comportamento lesivo dei diritti di proprietà intellettuale.

In alcuni Stati membri le autorità giudiziarie competenti ammettono la produzione di screenshot come prova, a condizione che siano stati depositati presso un notaio o un ufficiale giudiziario e che essi indichino i prodotti o servizi illeciti in modo sufficientemente visibile e preciso.

Data l'assenza di regole espresse a tale riguardo, secondo la Commissione, non si può dire che l’IPRED preveda necessariamente tale pratica, tuttavia, tale approccio è, in generale, compatibile la ratio della direttiva, al punto da poter esser considerata come una buona pratica.

Infine, con riferimento al quarto obiettivo - Ensuring the single market dimension for ipr enforcement - va evidenziato quanto precisato circa il diritto di informazione.

Molte controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale hanno una dimensione transnazionale.

Di conseguenza, il contenzioso sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare quelli commessi in un ambiente online, può avvenire simultaneamente in diversi Stati membri. Ciò può costituire una sfida per i titolari dei diritti, in particolare per quanto riguarda la determinazione del giudice nazionale competente e la portata delle eventuali ordinanze ingiuntive richieste.

È interessante notare come il regolamento Bruxelles I contenga numerosi chiarimenti sulla competenza dei tribunali ad emettere misure provvisorie nei casi transfrontalieri. Il considerando 25 del regolamento include specificamente un riferimento a IPRED, che chiarisce che la nozione di "misure provvisorie, comprese quelle protettive" ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 35 del regolamento comprende, ad esempio, gli ordini di protezione volti ad ottenere informazioni o conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 di IPRED.

Ai sensi del regolamento Bruxelles I, i titolari dei diritti sono autorizzati, come regola generale, ad intentare causa contro i presunti autori della violazione dei dei diritti di proprietà intellettuale dinanzi al giudice dello Stato membro del domicilio di quest’ultimi (articolo 4); tuttavia, in alcune materie possono citarli dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro del luogo in cui il pregiudizio si è verificato o potrebbe verificarsi (articolo 7, paragrafo 2).

Inoltre, il regolamento Bruxelles I prevede anche la possibilità di citare in giudizio un presunto autore della violazione che fa parte di un certo numero di convenuti nel tribunale dello Stato membro in cui è domiciliato uno di essi, a condizione che le domande siano così strettamente connesse da è opportuno ascoltarli e determinarli insieme per evitare giudizi inconciliabili derivanti da un procedimento separato (articolo 8, paragrafo 1).

La CGUE ha chiarito, nel contesto di una causa per violazione del copyright, che l'applicazione di questa disposizione non è esclusa solo perché le azioni contro diversi convenuti per violazioni del diritto d'autore sostanzialmente identiche sono portate su basi giuridiche nazionali che variano a seconda degli Stati membri interessati.

Le questioni relative alla giurisdizione dei tribunali, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle leggi applicabili che sorgono nel contesto delle controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale devono essere decise conformemente agli strumenti giuridici dell'UE che disciplinano tali questioni, in particolare i regolamenti Bruxelles I e Roma II .

A latere di tutte le criticità esaminate e valutate dalla Commissione e degli obiettivi individuati quali prioritari per mantenere la direttiva IPRED efficace ed efficiente, la stessa ha palesato alcuni impegni pro futuro, quali, una collaborazione diretta con gli esperti e i giudici nazionali degli Stati membri per fornire orientamenti più dettagliati su specifiche questioni IPRED e la messa online delle linee guida e delle best practice individuate.

Sebbene questo intervento della Commissione, operato per il tramite del blando strumento della Comunicazione, necessiterà di molto tempo per poterne testare l’impatto effettivo e gli attesi risultati di armonizzazione, grande attenzione  è riposta in ben altre disposizioni indirettamente legate all’enforcement, ovvero quelle di cui alla della proposta di direttiva copyright COM 593 (2016).

Nell’ambivalenza espressa dalla suddetta Comunicazione, specie in tema di interpretazione degli artt. 12-15 della direttiva 2000/31, un’impostazione più netta viene assunta nella proposta di direttiva copyright, in particolare all’art. 13, dove sono previsti degli oneri specifici in capo ai fornitori di servizi che archiviano e forniscono al pubblico l'accesso a “grandi quantità di opere” o altri materiali user generated content.

A questi ultimi è richiesto che impieghino efficaci tecnologie di riconoscimento dei contenuti, che allestiscano misure di protezione delle opere (ad esempio per individuare automaticamente opere che i titolari dei diritti abbiano licenziato), che forniscano ai titolari dei diritti adeguate informazioni sul funzionamento delle misure e che mettano in atto meccanismi di reclamo,  favorendo, anche in questo caso, tutte le possibili best-practice volte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.