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Ferrari: annullate le decadenze del marchio TESTAROSSA dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Dal 2007, Ferrari SpA detiene il marchio denominativo TESTAROSSA, registrato in particolare per automobili, pezzi di ricambio, accessori e modelli in miniatura (giocattoli). L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva però accolto due richieste di nullità del marchio, sostenendo che tra il 2010 e il 2015 il marchio non fosse stato “effettivamente usato” nell’Unione europea per i prodotti registrati, dichiarando così la decadenza dei diritti di Ferrari.
Il Tribunale Generale dell’Unione Europea, investito della questione da Ferrari, ha tuttavia annullato le decisioni dell’EUIPO. In particolare, riguardo alle automobili modello Testarossa, il Tribunale ha osservato che la produzione di tali veicoli è avvenuta tra il 1984 e il 1996, mentre successivamente la commercializzazione ha riguardato soltanto veicoli usati venduti tramite concessionari o distributori autorizzati da Ferrari.
Il Tribunale ha riconosciuto che l’utilizzo del marchio da parte del titolare nella rivendita di prodotti di seconda mano, in conformità con la funzione principale del marchio – ossia garantire l’identità di origine – può essere considerato un “uso effettivo”. Ciò vale anche per l’uso fatto da terzi, purché avvenga con il consenso esplicito o implicito del titolare. Considerando le specificità del mercato automobilistico, la vendita di veicoli usati da concessionari autorizzati è stata ritenuta effettuata con il consenso implicito di Ferrari, sulla base del rapporto di autorizzazione esistente tra le parti.
Inoltre, Ferrari ha dimostrato di essere coinvolta direttamente nella vendita di automobili usate modello Testarossa attraverso un servizio di certificazione dell’autenticità, rafforzando così la prova del consenso implicito all’uso del marchio da parte di terzi.
Per quanto riguarda i pezzi di ricambio e gli accessori, il Tribunale ha rilevato che anche in questo ambito il marchio è stato utilizzato nel periodo contestato da concessionari e distributori autorizzati, con la garanzia di origine commerciale fornita tramite il servizio di certificazione Ferrari.
Infine, in merito ai modelli in miniatura di automobili (giocattoli), il Tribunale ha precisato che l’utilizzo di un marchio registrato da parte di terzi è vietato solo se compromette le funzioni del marchio stesso. L’uso del marchio su modelli in miniatura è ammesso senza consenso se si limita a indicare che il prodotto è una riproduzione fedele di un’autentica vettura. Al contrario, un uso che suggerisca un accordo di licenza con il titolare potrebbe essere interpretato come una garanzia di origine commerciale, con implicazioni diverse.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riscontrato che il marchio è stato impiegato da terzi con la dicitura “prodotto ufficiale su licenza Ferrari”, e ha riconosciuto che tale uso rispetta la funzione essenziale del marchio e avviene con il consenso implicito di Ferrari.
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