Terza Riforma della legge sul Brevetto Cinese: novità principali, in Studi in memoria di Paola A. E. Frassi, Giuffrè, 2010,

Sommario: -Introduzione. -1. Invenzioni realizzate in Cina. -2. Requisito di novità assoluta. – 3. Diritti esclusivi del brevetto per design. – 4. Oggetto di brevettabilità.  -5. Protezione delle risorse genetiche. -6. Contitolarità del brevetto.  -7. Cessione di brevetti.  -8. Licenze obbligatorie.  -9. Eccezioni alla violazione del brevetto.  -10. Importazioni parallele.  -11. Bolar Exception.  -12. Eccezione dello stato della tecnica (prior art defense).  -13. Misure cautelari: inibitoria e conservazione della prova.  -14. Aumento dell’ammontare dei danni per violazione del brevetto. -15. Enforcement amministrativo. -Conclusione.
Abstract Per affrontare meglio le nuove sfide dovute alla globalizzazione economica, il Consiglio di Stato cinese ha promulgato la Legge Quadro sulla Strategia Nazionale per la Proprietà Intellettuale il 5 giugno del 2008, al fine di innalzare il livello di tutela normativa e di protezione giudiziaria ed amministrativa dei diritti IP in Cina entro il 2020.  Nei prossimi anni, la Cina adotterà una politica strategica drastica per incentivare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e creare l’immagine di un brand che possa contraddistinguere i prodotti “made in China” non più, come concepiti all’estero, prodotti di bassa qualità e realizzati su larga scala, ma tale da affermare il nuovo concetto di “created in China” inteso come innovazione tecnologica, con la prospettiva di liberalizzare il mercato interno ed accrescere la competitività delle società cinesi a livello internazionale. La Cina, da sempre attenta ad innalzare il livello di protezione dell’IP, ha riformato la prima moderna Legge sul Brevetto cinese del 1984, ben tre volte di seguito in 24 anni: la prima riforma nel 1992, la seconda nel 2000 prima di aderire al WTO nel 2001, conformandosi agli Accordi TRIPS e la terza nel 2008 per colmare alcune rimanenti difformità rispetto agli standard internazionali. In questa ottica la terza riforma della Legge sul Brevetto cinese, promulgata il 27 dicembre 2008 ed entrata in vigore il 1 ottobre 2009, è il risultato di una chiara strategia del Governo cinese, avvertita già nel 2005, al fine di accrescere la capacità d’innovazione tecnologica e scientifica del paese ed aumentare così la propria capacità competitiva a livello internazionale. Similmente, i Regolamenti Attuativi della Legge sul Brevetto cinese del 2001  sono stati modificati il 9 gennaio 2010 ed entrati in vigore i 1 febbraio 2010, mentre le Linee Guida per l’esame della SIPO del 2006 sono stati riformati il 21 gennaio 2010 ed entrati in vigore il 1 febbraio 2010. Per chiarire l’effettiva applicazione della Legge sul Brevetto cinese, la Suprema Corte cinese ha emanato le Interpretazioni della Suprema Corte sulle questioni concernenti l’Applicazione della Legge nelle Liti per Violazione dei Diritti di Brevetto il 21 dicembre 2009 ed entrati in vigore il 1 gennaio 2010, unitamente alle Interpretazioni della Suprema Corte sull’applicazione della Legge per l’Inibitoria di Atti di Violazione dei diritti di Brevetto del 2001 e Interpretazioni della Suprema Corte sulle Questioni relative all’Applicazione della Legge per il Giudizio di Liti per  violazione dei diritti di Brevetto del 2001.
Introduzione Con l’Open Door Policy inaugurato da Deng Xiaoping nel 1978, dopo un trentennio di boom economico e riforme politiche, legislative e giudiziarie, la Cina ha innalzato il livello di protezione giuridica degli investimenti esteri, conformandosi così alle regole del commercio internazionale con l’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 2001 al fine di tutelare l’innovazione tecnologica, garantire una crescita sostenibile nel lungo termine e salvaguardare la stabilità politica. Nonostante la crisi economica globale iniziata nel 2008, la Cina rimane ancora la meta più attraente per gli investimenti stranieri, registrando un volume di investimenti diretti stranieri pari a 48,37 miliardi di dollari nei primi sette mesi del 2009. Grazie alle misure di stimolo dell’economia interna con circa 585,7 miliardi di dollari per favorire la ripresa economica, insieme ad una politica fiscale più dinamica ed una politica monetaria più flessibile, il prodotto interno lordo cinese è incrementato al 9% nel 2009 e  si prevede che raggiungerà il 10% nel 2010. In conformità con il “Go Out Policy” inaugurata negli anni ’90 del XX secolo, la Cina sta incentivando le imprese cinesi ad investire la propria liquidità all’estero, proprio nel momento in cui molte imprese occidentali sono in grave difficoltà economica. E’ evidente che la Cina da “fabbrica del mondo” si sta trasformando in una “riserva monetaria del mondo”, disponendo di oltre 100 miliardi di dollari di riserve monetarie. Per affrontare meglio le nuove sfide dovute alla globalizzazione economica, il Consiglio di Stato cinese (corrispondente al nostro supremo organo esecutivo) ha promulgato la Legge Quadro sulla Strategia Nazionale per la Proprietà Intellettuale (“Strategia Nazionale dell’IP”) il 5 giugno del 2008, al fine di innalzare il livello di tutela normativa e di protezione giudiziaria ed amministrativa dei diritti IP in Cina entro il 2020.  Nei prossimi anni, la Cina adotterà una politica strategica drastica per incentivare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e creare l’immagine di un brand che possa contraddistinguere i prodotti “made in China” non più, come concepiti all’estero, prodotti di bassa qualità e realizzati su larga scala, ma tale da affermare il nuovo concetto di “created in China” inteso come innovazione tecnologica, con la prospettiva di liberalizzare il mercato interno ed accrescere la competitività delle società cinesi a livello internazionale. La Cina, da sempre attenta ad innalzare il livello di protezione dell’IP, ha riformato la prima moderna Legge sul Brevetto cinese del 1984, ben tre volte di seguito in 24 anni: la prima riforma nel 1992, la seconda nel 2000 prima di aderire al WTO nel 2001, conformandosi agli Accordi TRIPS e la terza nel 2008 per colmare alcune rimanenti difformità rispetto agli standard internazionali. In questa ottica la terza riforma della Legge sul Brevetto cinese (“Nuova Legge” o “Riforma” o “NLB”), promulgata il 27 dicembre 2008 ed entrata in vigore il 1 ottobre 2009, è il risultato di una chiara strategia del Governo cinese, avvertita già nel 2005, al fine di accrescere la capacità d’innovazione tecnologica e scientifica del paese ed aumentare così la propria capacità competitiva a livello internazionale. Similmente, i Regolamenti Attuativi della Legge sul Brevetto cinese del 2001 (“Nuovi Regolamenti Attuativi Brevetto” o “Regolamenti Attuativi” o “NRG”) sono stati modificati il 9 gennaio 2010 ed entrati in vigore i 1 febbraio 2010, mentre le Linee Guida per l’esame della SIPO (State Intellectual Property Office) del 2006 sono stati riformati il 21 gennaio 2010 ed entrati in vigore il 1 febbraio 2010. Per chiarire l’effettiva applicazione della Legge sul Brevetto cinese, la Suprema Corte cinese ha emanato le Interpretazioni della Suprema Corte sulle questioni concernenti l’Applicazione della Legge nelle Liti per Violazione dei Diritti di Brevetto il 21 dicembre 2009 ed entrati in vigore il 1 gennaio 2010, unitamente alle Interpretazioni della Suprema Corte sull’applicazione della Legge per l’Inibitoria di Atti di Violazione dei diritti di Brevetto del 2001 e Interpretazioni della Suprema Corte sulle Questioni relative all’Applicazione della Legge per il Giudizio di Liti per  violazione dei diritti di Brevetto del 2001 (di seguito le “Interpretazioni Giurisprudenziali del 2001”). Qui di seguito, passerò all’esame sintetico delle principali novità della terza riforma della Legge sul Brevetto cinese, cogliendo le differenze sostanziali rispetto alla normativa preesistente.
1. Invenzioni realizzate in Cina La Vecchia Legge sul Brevetto cinese del 2000 (“Vecchia Legge” o “VLB”) prevedeva che le invenzioni create in Cina da parte di una persona fisica o giuridica cinese (incluso una società partecipata da uno straniero) dovessero essere registrate prima in Cina (art. 20 VLB). Ciò pregiudicava gli interessi di società partecipate da stranieri, poiché spesso le invenzioni erano frutto di cooperazione e i centri di ricerca e sviluppo erano localizzati in Cina. Per ovviare a questo problema le multinazionali cedevano i propri diritti sulle invenzioni alle società madri all’estero prima del deposito di una domanda in Cina, oppure ignoravano il requisito di registrare prima in Cina, dato che la Vecchia Legge non sanzionava l’inottemperanza. Ora, la Riforma ha eliminato questo requisito, nel senso che il titolare di un’invenzione realizzata in Cina, a prescindere dalla sua nazionalità, può depositare una domanda di brevetto all’estero, oppure depositare una domanda di brevetto internazionale PCT attraverso altri uffici riceventi, purché invii prima all’Ufficio Brevetto cinese una domanda per “l’esame di confidenzialità e sicurezza” (art. 20 NLB). In altri termini, ora la società cinese controllata da una multinazionale straniera deve inoltrare questa domanda prima di poter trasferire l’invenzione alla società madre straniera e richiedere un deposito per brevetto per invenzioni o modello d’utilità all’estero. La Nuova Legge Brevetto non specifica la procedura dell’esame di confidenzialità e la durata, rinviando ai Regolamenti Attuativi della Legge sul Brevetto. Questi ultimi prevedono che il richiedente deve presentare la domanda per brevetto per invenzione o modello d’utilità e la descrizione della soluzione tecnica all’Ufficio Brevetto cinese prima del deposito all’estero o presso l’Ufficio ricevente la domanda internazionale di brevetto (art. 8 NRG). Se l’Ufficio Brevetto cinese ritenesse che l’invenzione o il modello d’utilità possa rivelare segreti di stato o altra informazione concernente la sicurezza nazionale cinese, deve notificarlo immediatamente al richiedente. Se il richiedente non riceve alcuna notifica dall’Ufficio Brevetto entro 4 mesi dal deposito della richiesta d’esame di confidenzialità, s’intende che il richiedente potrà depositare la domanda per brevetto all’estero o presso l’Ufficio ricevente la domanda internazionale (Art. 9 (1) NRG). L’Ufficio valuterà sulla segretezza della soluzione tecnica entro 6 mesi dalla notifica di confidenzialità. In caso di mancata risposta da parte dell’Ufficio, si presume che non ci siano motivi ostativi al deposito della domanda di brevetto per invenzione o modello d’utilità all’estero o presso l’Ufficio ricevente la domanda internazionale (Art. 9 (2) NRG). Ora la Nuova Legge Brevetto sanziona chi non ottempera alla procedura di esame di confidenzialità e sicurezza di cui all’art. 20 NLB con il rifiuto della domanda di brevetto corrispondente in Cina.
2. Requisito di novità assoluta La Vecchia Legge Brevetto prevedeva che un’invenzione o modello d’utilità fosse nuova “se non fosse stato pubblicato in Cina o altrove, o non fosse stato usato, o reso accessibile ad altri attraverso altri mezzi in Cina prima della data di deposito, né nessuna altra persona avesse depositato presso l’Ufficio Brevetto cinese una domanda che descrivesse un’invenzione o modello d’utilità identico, né fosse stato pubblicato una registrazione di brevetto dopo questa data di deposito” (art. 22 VLB). In altri termini, la Vecchia Legge Brevetto affermava il requisito della novità relativa che consentiva l’uso fuori della Cina (incluso vendite, offerte di vendita e produzione), senza distruggere la novità dell’innovazione tecnologica. Spesso succedeva che le società locali rivendicassero la protezione di brevetti per invenzioni o modelli d’utilità che fossero stati già usati in paesi stranieri ma non in Cina. La Riforma ha introdotto invece il requisito della novità assoluta, eliminando la restrizione territoriale sull’uso, così allineando la Legge Brevetto agli standard internazionali. Ora qualsiasi soluzione tecnica resa nota al pubblico in Cina o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto per invenzione o modello d’utilità in Cina ne distrugge il requisito di novità (Art. 22 (5) NLB). Similmente, il requisito di novità assoluta è ribadito anche per il brevetto per design (art. 23 (4) NLB). In altri termini, qualsiasi uso o pubblicazione di stato dell’arte fuori della Cina può essere utilizzato come prova per invalidare un brevetto in Cina per mancanza di novità. La Nuova Legge Brevetto ribadisce che un’invenzione o modello d’utilità soddisfa il requisito di novità quando non rientri nello stato della tecnica, nessuno abbia depositato presso l’Ufficio Brevetto cinese una domanda per invenzione o modello d’utilità identico, oppure registrato nei documenti della domanda di brevetto o della registrazione di brevetto pubblicati dopo la data di deposito della domanda di brevetto per invenzione o modello d’utilità (art. 22 (1) NLB). In base alla Nuova Legge Brevetto, il requisito di novità per design richiama la disposizione prevista per invenzioni e modelli d’utilità di cui al primo comma dell’art. 22 NLB fino ad includere i documenti dei brevetti registrati e pubblicati dopo la data di deposito della domanda per design (art. 23 (1) NLB).
3. Diritti esclusivi del brevetto per design In base agli Accordi TRIPS, un’offerta di vendita non è considerata un atto di violazione in relazione al brevetto per design. Tuttavia, il nuovo art. 11 Legge Brevetto inserisce l’atto di offrire in vendita tra i diritti esclusivi del titolare del brevetto per design, innalzandone il livello di protezione. Difatti dopo la concessione del brevetto per design, nessuno può senza l’autorizzazione dell’avente diritto, sfruttare il brevetto, produrre a scopo di commercializzazione, offrire in vendita, vendere o importare il prodotto incorporante il design brevettato.
4. Oggetto di brevettabilità Il nuovo art. 2 della Legge Brevetto definisce l’oggetto di brevettabilità per invenzioni, modelli di utilità e design realizzati in Cina in linea con gli standard internazionali.
5. Protezione delle risorse genetiche La Riforma inserisce due disposizioni per la protezione delle risorse genetiche, trattandosi di un’importante fonte strategica per salvaguardare lo sviluppo sostenibile di un paese. L’art.5 NLB nega la brevettabilità di qualsiasi invenzione-creazione che comporti uso di materiale genetico realizzato o sfruttato in violazione delle leggi e regolamenti cinesi. Inoltre, il nuovo art. 26 NLB richiede che la domanda di brevetto per un’invenzione-creazione realizzata con materiali genetici debba specificare la fonte diretta ed originale della risorse genetiche. In assenza di indicazione dovrà fornire una spiegazione. Tale disposizione si allinea ai principi della Decisione VI/24 della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulle Diversità Biologiche.
6. Contitolarità del brevetto La Vecchia Legge del 2000 non prevedeva alcuna regolamentazione espressa sulla contitolarità dei diritti di brevetto, tanto che bisognava fare riferimento alla precedente Legge sul Contratto Tecnologico, seppure fosse stata abrogata dalla Legge sul Contratto del 1999. Ora la Riforma inserisce un’esplicita previsione, secondo cui in assenza di un accordo tra i contitolari sull’esercizio del diritto, ciascun titolare può sfruttare o dare in licenza a terzi il diritto di sfruttare il brevetto attraverso un semplice contratto di licenza. Le royalty ottenute dalla licenza d’uso concessa a terzi devono essere distribuite tra i contitolari (art. 15 NLB). Se i contitolari avessero invece stipulato un accordo sullo sfruttamento dei diritti di brevetto, la Riforma conferma che l’accordo tra i contitolari prevale. Tuttavia, le parti interessate devono assicurarsi che la titolarità e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale provenienti dalla realizzazione congiunta in Cina sia regolata da un contratto redatto in modo chiaro. Quanto alla possibilità di dare in licenza a terzi lo sfruttamento del brevetto, il nuovo art. 15 NLB dispone soltanto sull’obbligo di dividere le royalty tra tutti i contitolari ma non prevede le modalità di ripartizione. In tal caso, si presume che le royalty debbano essere divise in proporzione delle rispettive quote di titolarità di ciascun avente diritto oppure ripartite equamente tra questi ultimi. Fatta eccezione delle circostanze delineate sopra, la contitolarità del diritto di depositare un brevetto o il diritto di brevetto deve essere esercitato con il consenso di tutti i contitolari, ad esempio la cessione e la costituzione di una garanzia del credito sui diritti di brevetto.
7. Cessione di brevetti La Vecchia Legge Brevetto del 2000 disponeva che qualsiasi cessione del diritto di depositare la domanda di brevetto o i diritti di brevetto da parte di una persona fisica o giuridica ad uno straniero dovesse essere subordinato all’approvazione dell’Ufficio Brevetto cinese. Ora l’art. 10 della Nuova Legge elimina la necessità di approvazione, rinviando alle leggi e regolamenti amministrativi rilevanti mentre è sufficiente la registrazione del contratto di cessione stipulato tra le parti presso l’Ufficio Brevetto cinese. Questa disposizione richiama la procedura stabilita per i Regolamenti su Importazione ed Esportazione di Tecnologia, secondo cui tutte le cessioni di brevetto o domanda di brevetto devono essere registrate presso il Ministero del Commercio. Nel caso in cui il brevetto in questione contiene tecnologia che ricade nella categoria di tecnologia ristretta sarà necessario un’approvazione separata.
8. Licenze obbligatorie La Nuova Legge specifica le circostanze in cui una persona fisica o giuridica ha diritto di ottenere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento del diritto di brevetto (artt. 48 e 50 NLB). In particolare, la Riforma prevede che la licenza obbligatoria è concessa quando: (i) il titolare del brevetto non sfrutta il proprio brevetto o non lo ha sufficientemente sfruttato senza motivi giustificabili entro tre anni dalla data di registrazione del brevetto e quattro anni dalla data di deposito della domanda (art. 48, primo comma, NLB); (ii) quando lo sfruttamento del brevetto da parte dell’avente diritto è stato riconosciuto come monopolio legale, la licenza obbligatoria sarà concessa per eliminare o ridurre gli effetti negativi del monopolio (art. 48, secondo comma, NLB). Inoltre, in conformità con la Dichiarazione di Doha sugli Accordi TRIPS e la Salute Pubblica, la Nuova Legge  inserisce la previsione che le licenze obbligatorie possono essere concesse per la produzione di medicine i cui brevetti sono stati ottenuti in Cina e l’esportazione di esse verso quei paesi indicati dai trattati internazionali a cui ha aderito la Cina (art. 50 NLB). Infine, la licenza obbligatoria può essere concessa anche in caso di emergenza nazionale, altre situazioni straordinarie di stato o pubblico interesse (art. 49 NLB). Soltanto nell’ipotesi in cui l’invenzione coperta da licenza obbligatoria si riferisca ad una tecnologia di semi-conduttore, lo sfruttamento sarà limitato all’uso di esso per pubblico interesse e secondo le circostanze dell’art. 48, secondo comma, NLB.
9. Eccezioni alla violazione del brevetto La Riforma introduce alcune circostanze che non costituiscono violazione del diritto di brevetto nelle disposizioni degli artt. 62 e 69 NLB. L’art. 62 NLB stabilisce che in una lite per violazione di diritti di brevetto, se il presunto contraffattore fornisce la prova che la tecnologia o il design che ha sfruttato costituisce stato della tecnica, tale sfruttamento non costituisce violazione del diritto di brevetto. D’altro canto, l’art. 69 NLB introduce due ipotesi di eccezioni alla violazione di brevetto: (i) quando dopo la vendita da parte del titolare del brevetto, o altra persona fisica o giuridica autorizzata dall’avente diritto di un prodotto brevettato o un prodotto direttamente ottenuto con il processo brevettato, il prodotto è usato, offerto in vendita, commercializzato o importato (art. 69, primo comma, NLB); (ii) allo scopo di fornire le informazioni necessarie all’esame o approvazione regolamentare, produzione, uso o importazione di una medicina brevettata o apparecchio medicale brevettato ed esclusivamente per questa produzione o importazione di una medicina brevettata o apparecchio medicale brevettato (art. 69, quinto comma, NLB).
10. Importazioni parallele La Riforma introduce il principio di esaurimento territoriale dei diritti di brevetto nella prospettiva di aprire il mercato cinese alla liberalizzazione dei prezzi delle merci importate. Ora, chiunque ha diritto di importare in Cina e vendere prodotti brevettati che sono stati venduti nel mercato estero da parte del titolare del brevetto o con la sua autorizzazione. Diversamente, nella Vecchia Legge la prima importazione di un prodotto brevettato o prodotto ottenuto direttamente da un processo brevettato costituiva diritto esclusivo del titolare del brevetto.
11. Bolar exception La Riforma prevede un’eccezione al concetto di violazione del brevetto per gli atti di produzione, uso o importazione di medicine brevettate o apparati medicali allo scopo di ottenere l’approvazione dalle autorità competenti per medicine ed apparati medicali. Questa disposizione è volta ad incoraggiare le attività di ricerca e sviluppo in Cina.
12. Eccezione dello stato della tecnica (prior art defense) Seppure le Corti cinesi avessero già riconosciuto ed accettato l’istituto dell’eccezione dello stato della tecnica nella prassi giudiziaria, ora la Riforma lo disciplina espressamente a livello normativo nei giudizi di contraffazione di innovazioni tecnologiche e design, colmando così una lacuna legislativa della Vecchia Legge Brevetto del 2000 e delle Interpretazioni Giurisprudenziali del 2001. Infatti, il nuovo art. 62 Legge Brevetto dispone che “in una lite per violazione di brevetto, se il convenuto presunto contraffattore prova che l’innovazione tecnologica o il design che sta utilizzando appartiene allo stato della tecnica, non costituisce violazione dei diritti di brevetto”. In base alla Nuova Legge, il convenuto potrà rivendicare lo stato della tecnica  senza dover promuovere una separata procedura amministrativa dinanzi alla Commissione Ricorsi per il Riesame del Brevetto (PRB) per far invalidare il brevetto oggetto di giudizio per contraffazione in sede civile, asserendo inter alia il difetto di novità. Se il convenuto non riesce a provare lo stato della tecnica nel giudizio di contraffazione, potrà comunque instaurare la procedura d’invalidazione in sede amministrativa dinanzi al PRB seguito da eventuale riesame giudiziale dinanzi alla Corte Intermedia di Pechino ed eventuale successivo giudizio di gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Pechino (rispettivamente giudici amministrativi) in applicazione della Legge di Procedura Amministrativa. Tuttavia la seconda strategia difensiva è molto più complicata e lunga rispetto all’eccezione dello stato della tecnica, poiché il presunto contraffattore sarebbe assolto dalla responsabilità per contraffazione soltanto quando è stato accertato l’invalidità del brevetto contestato in sede amministrativa e giudiziaria e il giudice civile ritiene non sussistente la violazione di brevetto oggetto di giudizio, una volta che ha riassunto la causa di contraffazione nel frattempo sospesa in pendenza della procedura d’invalidazione. D’altro canto, succede spesso che le decisioni del PRB e del giudice amministrativo sono discordanti tra loro: la decisione del PRB si limita a dare ragione a chi riesce ad allegare sufficienti prove sull’invalidità del brevetto contestato, mentre la decisione del giudice amministrativo verifica la corretta applicazione della legge, senza poter accertare la validità del brevetto contestato e non avendo sufficiente competenza tecnica in materia. Tutto ciò innesca un meccanismo vizioso per cui la procedura d’invalidazione viene abusata a scapito del legittimo titolare del brevetto contestato fino a rendere incerte le posizioni dell’avente diritto e del presunto contraffattore per lunghi anni (da 3 a 5 anni), influendo negativamente sulla posizione di mercato, sull’immagine e reputazione dell’avente diritto e limitandone l’effettivo uso prima che la tecnologia brevettata cada di pubblico dominio. Ciò premesso, è indubbio che la nuova previsione dell’eccezione dello stato della tecnica permetterà una più rapida definizione del giudizio di contraffazione già in sede civile,  snellendo il carico di lavoro delle Corti cinesi e delle Autorità amministrative competenti e riducendo il dispendio di tempo, denaro e danni all’immagine e reputazione del presunto contraffattore in buona fede nell’ipotesi in cui venga accertato in giudizio che si tratta di tecnologia o design già appartenente allo stato della tecnica. Tra l’altro, l’eccezione dello stato della tecnica richiama un modello già presente in alcuni paesi come Stati Uniti, Giappone e Germania. La Nuova Legge Brevetto chiarisce anche l’ambito di applicazione dell’eccezione dello stato della tecnica, ora applicabile sia ai giudizi di contraffazione per brevetti identici sia ai giudizi di contraffazione per equivalenti. Prima della Riforma soltanto la Corte d’Appello di Pechino in Alcune Opinioni della Corte d’Appello di Pechino sulle Questioni concernenti la Determinazione di Contraffazione di Brevetto (per l’applicazione nei giudizi) del 29 settembre 2001 aveva stabilito che l’eccezione dello stato della tecnica si applicava soltanto ai giudizi di contraffazione per equivalenti. Infine con l’introduzione della novità assoluta sia per brevetti per invenzioni, modelli d’utilità e design di cui agli artt. 22 e 23 NLB e la previsione normativa dello stato dell’arte è stato esteso anche lo scopo di protezione dell’eccezione dello stato della tecnica.
13. Misure cautelari: inibitoria e conservazione della prova La Vecchia Legge prevedeva che il titolare del brevetto poteva richiedere alla Corte cinese misure cautelari al fine di inibire immediatamente l’atto di violazione del brevetto e di conservare la prova, senza tuttavia disporre nulla in merito alla procedura. Contro questa lacuna legislativa, la Suprema Corte aveva già ribadito che le Corti cinesi potevano concedere misure cautelari per la conservazione delle prove nelle Interpretazioni sulle Questioni relative all’Applicazione delle Misure Cautelari del 2001. L’art. 74 della Legge di Procedura Civile cinese del 2007, entrato in vigore il 1 aprile 2008 ha previsto le modalità di conservazione della prova soltanto dopo che è stato instaurato un giudizio senza nulla disporre in merito alla fase ante causam. Ora la Riforma colma questa lacuna legislativa. Quanto alla misura conservativa della prova, il nuovo art. 67 NLB dispone che il titolare del brevetto o la parte interessata può richiedere alla Corte cinese una misura conservativa della prova prima di promuovere l’azione di merito, quando ci siano delle circostanze per cui le prove potrebbero essere distrutte oppure potrebbe essere difficile ottenerle in futuro. La Corte deve pronunciare una decisione entro 48 ore dall’accettazione del ricorso e se il giudice accoglie la domanda la decisione è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, se il ricorrente non avvia il giudizio di contraffazione entro 15 giorni dall’adozione della misura conservativa, la Corte deve rimuovere la misura concessa (Art. 67 NLB). In merito all’inibitoria, il nuovo art. 66 NLB prevede similmente che il ricorrente può domandare alla Corte la concessione del provvedimento urgente per inibire l’atto di contraffazione, se ricorrono i presupposti del “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Anche qui la Corte cinese deve decidere entro 48 ore dalla richiesta e soltanto quando ricorrano delle circostanze particolari la Corte può posticipare la decisione di 48 ore successive. L’inibitoria è provvisoriamente esecutiva. La parte insoddisfatta può richiedere un reclamo della pronuncia prima di iniziare il giudizio di merito, ma l’esecuzione della decisione non sarà sospesa. Tuttavia, se il ricorrente non istituisce l’azione di contraffazione entro 15 giorni dall’ordine di cessazione dell’atto illecito, la Corte deve rimuovere la misura concessa. Infine la Nuova Legge prevede che la Corte cinese può ordinare il pagamento di una cauzione al ricorrente, pena il rigetto del ricorso.
14. Aumento dell’ammontare dei danni per violazione del brevetto La Vecchia Legge prevedeva che i danni derivanti da una lite per violazione di brevetto fossero calcolati in base a tre criteri: (i) perdite patite dal titolare del brevetto; (ii) profitti illecitamente conseguiti dal contraffattore; (iii) appropriato multiplo dell’importo della royalty di un brevetto dato in licenza. Accanto a queste tre modalità, la Suprema Corte nelle sue Interpretazioni sulle Questioni concernenti Liti di brevetto del 2001 aveva aggiunto (iv) la previsione della compensazione legale dei danni ad un importo tra i RMB 5.000 e RMB 300.000, qualora la royalty non fosse stata fissata nel contratto di licenza oppure quando la royalty non fosse stato ragionevole. Tuttavia, se le circostanze del caso facessero ritenere un maggior danno, la Suprema corte poteva concedere una compensazione legale non eccedente RMB 500.000. La Riforma innalza la soglia della compensazione legale ad un importo compreso tra RMB 10.000 e RMB 1 milione (art. 65 NLB) per meglio tutelare gli interessi del legittimo titolare del brevetto. Diversamente, l’importo massimo di compensazione legale dei danni previsti in caso di violazione di marchio o diritto d’autore è attualmente di RMB 500.000. La Nuova Legge oltre a fissare una soglia più alta di liquidazione dei danni, ha stabilito anche l’ordine di applicazione di questi quattro criteri di determinazione dei danni da compensare a favore dell’attore. Ora, nel calcolo dei danni sono inclusi anche i costi incorsi dall’attore per inibire la violazione del suo brevetto (art. 65 NLB). Infine la Nuova Legge prevede che un contraffattore di brevetto può essere condannato a pagare una sanzione amministrativa fino a quattro volte i profitti illecitamente conseguiti oppure fino a RMB 200.000 nel caso in cui non sia possibile dimostrare i profitti illecitamente ottenuti (art. 63 NLB).
15. Enforcement amministrativo La Nuova Legge conferisce maggiori poteri alle autorità amministrative competenti al fine di accertare casi sospetti di violazione del brevetto. In particolare, l’art. 64 NLB dispone che le autorità amministrative possono: (i) sulla base delle prove ottenute richiedere informazioni alla parte interessata e condurre investigazioni sulle circostanze attinenti agli atti sospetti di violazione di brevetto nella fase di investigazione; (ii) condurre investigazioni on-the-spot presso le fabbriche presso cui sono sospetti atti illeciti; (iii) avere accesso e poter riprodurre contratti, fatture, libri contabili e altri materiali rilevanti agli atti sospetti di violazione; (iv) esaminare prodotti rilevanti agli atti illeciti; (v) sigillare e sequestrare i prodotti che risultano essere contraffazione di brevetto. Inoltre, la Riforma introduce il principio di cooperazione dell’avente diritto con l’autorità amministrativa procedente nella fase di investigazione su casi sospetti di violazione dei diritti di brevetto (art. 64 (2) NLB). L’innalzamento del livello di protezione a livello amministrativo giova soprattutto ai casi di violazione di design e alcuni modelli di utilità, mentre nel caso di violazione dei diritti di brevetto per invenzioni sarebbero necessarie competenze tecniche in capo alle autorità amministrative al fine di accertare la sussistenza della violazione di brevetto.
Conclusione La recente riforma della Legge Brevetto ha senza dubbio migliorato la tutela sostanziale della privativa industriale, colmando alcune difformità rispetto agli standard internazionali ancora esistenti nella Vecchia Legge Brevetto del 2000. A mero titolo esemplificativo, l’introduzione del nuovo concetto di novità assoluta sia per brevetti per invenzioni, modelli d’utilità e design innalza il requisito di brevettabilità in linea con il nuovo concetto di “created in China” conformemente alla Strategia Nazionale dell’IP del 2008 al fine di incentivare il progresso tecnico e scientifico del paese. D’altro canto, la Nuova Legge prevede espressamente nuovi poteri alle autorità amministrative locali per contrastare il fenomeno della contraffazione, disciplina la procedura cautelare, aumenta l’importo massimo della compensazione legale dei danni, inserisce l’eccezione dello stato della tecnica per rendere più spedito la risoluzione del giudizio di contraffazione al fine di tutelare gli interessi delle parti in conflitto. In tal modo, sia imprese cinesi sia multinazionali straniere potranno tutelare più efficacemente i propri diritti esclusivi in Cina. Sempre in linea alla Legge Quadro sulla Strategia Nazionale per l’IP che ribadisce il nuovo principio di “created in China” già applicata alla Legge sul Brevetto cinese, si prevede anche una terza riforma della Legge sul Marchio cinese del 1982, la cui bozza di revisione è stata inviata dall’Amministrazione per l’Industria e il Commercio (State Administration for Industry & Commerce o “SAIC”) al vaglio dell’Ufficio Legislativo del Consiglio di Stato a fine 2009. Questo ultimo organo provvederà a formulare ulteriori osservazioni da sottoporre all’opinione pubblica prima di essere promulgata dalla Sessione Plenaria dell’Assemblea Popolare Nazionale cinese (corrispondente al nostro Parlamento italiano).